最高人民法院辦公廳關(guān)于印發(fā)《最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告（2010）》的通知
（法辦〔2011〕81號(hào)）
各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院，解放軍軍事法院，新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院：
2010年，在全國(guó)法院受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件迅猛增長(zhǎng)的背景下，最高人民法院受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件亦有較大幅度的增長(zhǎng)。新類(lèi)型案件、重大復(fù)雜疑難案件、關(guān)聯(lián)案件增多，案件的專(zhuān)業(yè)技術(shù)性增強(qiáng)，涉外案件受到國(guó)際社會(huì)關(guān)注。最高人民法院通過(guò)個(gè)案的審理和裁決，對(duì)新問(wèn)題和新領(lǐng)域進(jìn)行了深入研究并給予了及時(shí)回應(yīng)。最高人民法院從2010年已經(jīng)有最終結(jié)論性意見(jiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件中，精選了36件案件的裁判中涉及的43個(gè)具有普遍性指導(dǎo)意義的問(wèn)題，形成《最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告（2010）》。這些個(gè)案對(duì)相關(guān)法律適用問(wèn)題的闡釋?zhuān)瑢?duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作具有重要指導(dǎo)意義。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告是最高人民法院關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域重大、復(fù)雜、疑難和新類(lèi)型案件的審判標(biāo)準(zhǔn)、司法政策和裁判方法的集中反映。發(fā)布知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告，是最高人民法院加強(qiáng)審判指導(dǎo)、統(tǒng)一法律適用的重要方式，也是推進(jìn)司法公開(kāi)、自覺(jué)接受監(jiān)督、樹(shù)立司法權(quán)威的重大舉措。每年定期發(fā)布知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告，已經(jīng)成為最高人民法院的一項(xiàng)制度化工作。
現(xiàn)將《最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告（2010）》印發(fā)給你們，供各級(jí)人民法院在知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作中參考借鑒。
特此通知。
二○一一年四月十三日
附件：
最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告（2010）
序言
2010年，最高人民法院在知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判中始終堅(jiān)持能動(dòng)司法理念，狠抓執(zhí)法辦案第一要?jiǎng)?wù)，突出審判重心，創(chuàng)新審判方式，強(qiáng)化審判監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律適用的統(tǒng)一，加強(qiáng)訴訟調(diào)解，實(shí)現(xiàn)案結(jié)事了人和，加大保護(hù)力度，維護(hù)權(quán)利人的合法權(quán)益，較好地完成了各項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判任務(wù)，司法保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的主導(dǎo)作用得到進(jìn)一步發(fā)揮，民事審判在知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)中的主渠道作用進(jìn)一步凸顯，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供了有力的司法保障。
在全國(guó)法院受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件迅猛增長(zhǎng)的背景下，最高人民法院受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件亦有較大幅度的增長(zhǎng)。2010年，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭全年共新收各類(lèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件313件，比2009年增長(zhǎng)5%。在313件新收案件中，按照案件所涉權(quán)利類(lèi)型劃分，共有專(zhuān)利和其他技術(shù)類(lèi)案件112件，商標(biāo)案件68件，著作權(quán)案件45件，商業(yè)秘密案件7件，其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案件25件，知識(shí)產(chǎn)權(quán)合同案件40件，其他案件16件（主要涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件管轄權(quán)的確定問(wèn)題）。另有2009年舊存案件50件，2010全年共有各類(lèi)在審案件363件。全年共審結(jié)各類(lèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件317件，其中，二審案件7件，申請(qǐng)?jiān)賹彴讣?63件，提審案件20件，請(qǐng)示案件27件。在審結(jié)的263件申請(qǐng)?jiān)賹彴讣校枚g回再審申請(qǐng)164件，裁定提審27件，裁定指令或者指定再審37件，裁定撤訴（包括和解撤訴）19件，函轉(zhuǎn)原審法院復(fù)查處理5件（針對(duì)部分知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政申請(qǐng)?jiān)賹彴讣?，終結(jié)2件，以其他方式處理9件。全年共調(diào)撤疑難案件24起，其中上海強(qiáng)生制藥有限公司與西安強(qiáng)生藥業(yè)有限公司之間的侵犯商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛，新京報(bào)社與浙江在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳媒有限責(zé)任公司侵犯著作權(quán)糾紛，拜爾農(nóng)科股份有限公司與安徽華星化工股份有限公司侵犯專(zhuān)利權(quán)糾紛等案件的成功調(diào)撤，在社會(huì)上產(chǎn)生了積極的影響。
2010年案件呈現(xiàn)出如下特點(diǎn)：因法律規(guī)定較為原則需要明確具體界限的疑難案件所占比重越來(lái)越大；裁判結(jié)果對(duì)當(dāng)事人切身利益有重大影響的案件越來(lái)越多，其中涉及爭(zhēng)奪市場(chǎng)的專(zhuān)利、技術(shù)秘密和商標(biāo)案件顯得尤為突出；專(zhuān)業(yè)技術(shù)事實(shí)認(rèn)定困難的案件越來(lái)越多，其中涉及生物、化工、醫(yī)藥等高新技術(shù)領(lǐng)域的案件顯得尤為突出；關(guān)聯(lián)案件明顯增多，從管轄到實(shí)體，從侵權(quán)到確權(quán)，從追究刑事責(zé)任到請(qǐng)求民事賠償，從地方人民法院到最高人民法院，雙方當(dāng)事人均窮盡各種程序的攻防手段以維護(hù)自身權(quán)益，反映出市場(chǎng)主體之間競(jìng)爭(zhēng)的激烈，增加了知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件審理和協(xié)調(diào)的工作難度；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，方便了知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的傳播，創(chuàng)新了商業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，也影響了相關(guān)行業(yè)原有利益的分配格局，因此而引發(fā)的新類(lèi)型知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛明顯增多；涉外案件的裁判規(guī)則越來(lái)越受到國(guó)際社會(huì)的關(guān)注等。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告是最高人民法院發(fā)布的關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域重大、復(fù)雜、疑難和新類(lèi)型案件的審判標(biāo)準(zhǔn)、司法政策和裁判方法的重要司法文件。年度報(bào)告的發(fā)布受到社會(huì)的普遍關(guān)注和有關(guān)方面的高度重視。最高人民法院在總結(jié)往年發(fā)布知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，從2010年已經(jīng)有最終結(jié)論性意見(jiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件中，精選了36件案件的裁判中涉及的43個(gè)具有普遍性指導(dǎo)意義的問(wèn)題，在調(diào)整撰寫(xiě)體例的基礎(chǔ)上，形成本年度報(bào)告并予以發(fā)布。需要說(shuō)明的是，有些案件，如最高人民法院指令或者指定高級(jí)人民法院再審的案件，或者當(dāng)事人在最高人民法院主持下達(dá)成和解而申請(qǐng)撤訴的案件，雖然相關(guān)法律問(wèn)題或者裁判方法也具有指導(dǎo)性，但是最高人民法院并未作出最終的結(jié)論性表態(tài)，故未將上述案件納入本年度報(bào)告。一、專(zhuān)利案件審判
（一）專(zhuān)利民事案件審判
1.解釋權(quán)利要求時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循的若干原則
在申請(qǐng)?jiān)賹徣藢O守輝與被申請(qǐng)人青島肯德基有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)肯德基公司）、上海柏禮貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)柏禮公司）、百勝（中國(guó)）投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)百勝公司）侵犯實(shí)用新型專(zhuān)利權(quán)糾紛案〔（2009）民申字第1622號(hào)〕中，最高人民法院適用2001年7月1日起施行的專(zhuān)利法第五十六條第一款的規(guī)定，遵循說(shuō)明書(shū)和附圖可以用于解釋權(quán)利要求、權(quán)利要求中的術(shù)語(yǔ)在說(shuō)明書(shū)未作特別解釋的情況下應(yīng)采用通常理解、不同權(quán)利要求中采用的相關(guān)技術(shù)術(shù)語(yǔ)應(yīng)當(dāng)解釋為具有相同的含義、考慮專(zhuān)利權(quán)人在專(zhuān)利授權(quán)和無(wú)效宣告程序中為保證獲得專(zhuān)利權(quán)或者維持專(zhuān)利權(quán)有效而對(duì)專(zhuān)利權(quán)保護(hù)范圍作出的限制等原則，正確地確定了本專(zhuān)利的保護(hù)范圍。
本案的基本案情是：孫守輝是一種名稱(chēng)為“簡(jiǎn)易牙膏擠出器”的實(shí)用新型專(zhuān)利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本專(zhuān)利）的專(zhuān)利權(quán)人，該專(zhuān)利的權(quán)利要求為：“1.一種簡(jiǎn)易牙膏擠出器，其特征在于：包括一梯形端面的框架體，其中框架梯形寬度較大的底為一長(zhǎng)方形開(kāi)口狀，較小的底的中央部位設(shè)置較小的長(zhǎng)條形開(kāi)口，該長(zhǎng)條形開(kāi)口的長(zhǎng)度略大于牙膏袋的寬度，開(kāi)口的寬度略大于牙膏皮的厚度。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的簡(jiǎn)易牙膏擠出器，其特征在于：所述梯形端面框架的長(zhǎng)度為……?！痹趯?zhuān)利無(wú)效宣告請(qǐng)求審查程序中，孫守輝提交意見(jiàn)陳述書(shū)認(rèn)為：“證據(jù)1中公開(kāi)的是中間有狹長(zhǎng)空洞的長(zhǎng)方體，與本專(zhuān)利權(quán)利要求1所述的梯形端面的框架體有很明顯的區(qū)別，故本專(zhuān)利相對(duì)于證據(jù)1具有新穎性；并且，這種梯形端面設(shè)計(jì)可以最大限度地節(jié)約材料，故本專(zhuān)利的權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1具有創(chuàng)造性?！眹?guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)）采納上述理由維持本專(zhuān)利有效。孫守輝以被申請(qǐng)人生產(chǎn)或者銷(xiāo)售“奇奇環(huán)保牙膏夾”侵犯本專(zhuān)利為由提起訴訟。山東省青島市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，本專(zhuān)利第1項(xiàng)技術(shù)特征是梯形端面的框架體，被控侵權(quán)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的技術(shù)特征是卡通魚(yú)形的框架體，應(yīng)對(duì)本專(zhuān)利第1項(xiàng)技術(shù)特征做嚴(yán)格解釋?zhuān)豢厍謾?quán)產(chǎn)品缺少本專(zhuān)利的第1項(xiàng)技術(shù)特征，未落入專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍，遂判決駁回孫守輝的訴訟請(qǐng)求。孫守輝不服，提起上訴。山東省高級(jí)人民法院二審判決駁回上訴，維持一審判決。孫守輝不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?，理由之一是，?quán)利要求1中的“包括一梯形端面的框架體”，是指“框架體里面的一個(gè)端面為梯形”，其清楚地表明該框架體里面含有一個(gè)“梯形端面”，并不是指整個(gè)框架體的結(jié)構(gòu)是梯形的，權(quán)利要求1對(duì)框架體的結(jié)構(gòu)形狀沒(méi)有限定。最高人民法院審查查明，本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)關(guān)于專(zhuān)利具體實(shí)施方式的部分載明：“如圖1、圖2所示，本實(shí)用新型牙膏擠出器，其由塑料一體注塑成型。其結(jié)構(gòu)為一具有梯形斷面的框架2，……”。本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)附圖1中的標(biāo)記2指向框架體，并未指向框架體的任一端面。最高人民法院于2010年6月23日裁定駁回其再審申請(qǐng)。
最高人民法院審查認(rèn)為：對(duì)本專(zhuān)利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍應(yīng)依據(jù)2001年7月1日起施行的專(zhuān)利法第五十六條第一款的規(guī)定進(jìn)行確定。該款規(guī)定：“發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說(shuō)明書(shū)及附圖可以用于解釋權(quán)利要求?！蓖瑫r(shí)，在專(zhuān)利侵權(quán)訴訟中，對(duì)專(zhuān)利保護(hù)范圍的確定還應(yīng)當(dāng)考慮專(zhuān)利權(quán)人在專(zhuān)利授權(quán)和無(wú)效宣告程序中為保證獲得專(zhuān)利權(quán)或者維持專(zhuān)利權(quán)有效而對(duì)專(zhuān)利保護(hù)范圍作出的限制。首先，從權(quán)利要求1的字面內(nèi)容來(lái)看，權(quán)利要求1中的“包括一梯形端面的框架體”，按通常理解，其中的“一”是用于修飾和限定“框架體”的，而并非修飾“梯形端面”，不是對(duì)“梯形端面”數(shù)量的限定。因此，“包括一梯形端面的框架體”的實(shí)際含義就是“一具有梯形橫截面的框架體”，其端面本身為平面形狀，即梯形，這也符合梯形通常是指平面圖形的含義。與牙膏袋相適應(yīng)的應(yīng)當(dāng)是框架體，即一具有梯形橫截面的立體結(jié)構(gòu)，而非端面。因此，二審法院認(rèn)定本專(zhuān)利權(quán)利要求1第1項(xiàng)技術(shù)特征為“梯形端面的框架體”符合通常理解。其次，從專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)和附圖對(duì)框架體的相關(guān)描述來(lái)看，說(shuō)明書(shū)中稱(chēng)“其結(jié)構(gòu)為一具有梯形斷面的框架2”，按通常理解，此處的“2”即附圖1標(biāo)記2，因被置于“框架”一詞之后，所以是指代“框架”，而不是指代“斷面”或“端面”。結(jié)合說(shuō)明書(shū)和附圖，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)為本專(zhuān)利權(quán)利要求1保護(hù)的產(chǎn)品是一具有梯形橫截面的框架體。再次，從本專(zhuān)利兩項(xiàng)權(quán)利要求對(duì)“梯形”這一術(shù)語(yǔ)的使用來(lái)看，權(quán)利要求2所述“梯形端面框架”中的“梯形”顯然是用于限定框架體橫截面為梯形，根據(jù)不同權(quán)利要求中采用的相同技術(shù)術(shù)語(yǔ)應(yīng)當(dāng)解釋為具有相同的含義的基本原則，權(quán)利要求1中的“梯形”也應(yīng)當(dāng)被解釋為是對(duì)框架體的限定。另外，從專(zhuān)利權(quán)人孫守輝在其專(zhuān)利無(wú)效宣告程序中的意見(jiàn)陳述來(lái)看，孫守輝是將“這種梯形端面設(shè)計(jì)可以最大限度地節(jié)約材料”作為其專(zhuān)利相對(duì)于專(zhuān)利無(wú)效宣告程序中的證據(jù)1具有創(chuàng)造性的理由，專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)也正是基于上述理由認(rèn)定本專(zhuān)利具有創(chuàng)造性，并決定維持本專(zhuān)利權(quán)有效。孫守輝在無(wú)效宣告程序中的上述意見(jiàn)陳述在本案中具有約束力，應(yīng)當(dāng)將本專(zhuān)利權(quán)利要求1中的“包括一梯形端面的框架體”認(rèn)定為本專(zhuān)利保護(hù)的簡(jiǎn)易牙膏擠出器本身為一具有梯形橫截面的框架體，否則本專(zhuān)利相對(duì)于無(wú)效宣告程序中的證據(jù)1就不具有創(chuàng)造性。
2.對(duì)權(quán)利要求的內(nèi)容存在不同理解時(shí)應(yīng)根據(jù)說(shuō)明書(shū)和附圖進(jìn)行解釋
在申請(qǐng)?jiān)賹徣伺_(tái)山先驅(qū)建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)臺(tái)山公司）與被申請(qǐng)人廣州新綠環(huán)阻燃裝飾材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)新綠環(huán)公司）、付志洪侵犯實(shí)用新型專(zhuān)利權(quán)糾紛案〔（2010）民申字第871號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，如果對(duì)權(quán)利要求的表述內(nèi)容產(chǎn)生不同理解，導(dǎo)致對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍產(chǎn)生爭(zhēng)議，說(shuō)明書(shū)及其附圖可以用于解釋權(quán)利要求。
本案的基本案情是：付志洪是名稱(chēng)為“玻鎂、竹、木、植物纖維復(fù)合板”實(shí)用新型專(zhuān)利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)涉案專(zhuān)利）的專(zhuān)利權(quán)人。涉案專(zhuān)利的權(quán)利要求1為：“一種玻鎂、竹、木、植物纖維復(fù)合板，它由鎂質(zhì)膠凝竹、木、植物纖維復(fù)合層和玻纖網(wǎng)格布層或竹編網(wǎng)增強(qiáng)層組成，其特征在于：鎂質(zhì)膠凝竹、木、植物纖維復(fù)合層至少有兩層，玻纖網(wǎng)格布層或竹編網(wǎng)增強(qiáng)層至少有一層，兩層鎂質(zhì)膠凝竹、木、植物纖維層置于玻纖網(wǎng)格布層或竹編網(wǎng)增強(qiáng)層的下面和上面?！睂?zhuān)利說(shuō)明書(shū)稱(chēng)：本實(shí)用新型的目的在于提供一種采用玻纖網(wǎng)格布層或竹編網(wǎng)增強(qiáng)層作為增強(qiáng)骨架，鎂質(zhì)膠凝材料作為凝面劑，竹、木、植物纖維為填材料，多層結(jié)構(gòu)復(fù)合，具有防火、防潮及抗水功能的玻鎂、竹、木、植物纖維復(fù)合板。說(shuō)明書(shū)在將該專(zhuān)利與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行對(duì)比時(shí)稱(chēng)：采用鎂質(zhì)膠凝植物纖維復(fù)合層和玻纖網(wǎng)格布層或竹編網(wǎng)增強(qiáng)層多層結(jié)構(gòu)復(fù)合，具有強(qiáng)度好，防火、防潮、抗水、隔熱、隔音多種功能……。說(shuō)明書(shū)在描述具體實(shí)施例時(shí)稱(chēng)：鎂質(zhì)膠凝植物纖維層是由氯化鎂、氧化鎂和竹纖維或木糠或植物纖維制成的混合物。付志洪是新綠環(huán)公司的股東及法定代表人。付志洪將涉案專(zhuān)利許可給新綠環(huán)公司獨(dú)占實(shí)施。2006年8月23日，新綠環(huán)公司、付志洪提起訴訟，請(qǐng)求判令臺(tái)山公司承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。廣東省廣州市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，由于說(shuō)明書(shū)描述的技術(shù)內(nèi)容與權(quán)利要求1的記載不盡相同，且前者比后者保護(hù)范圍寬，根據(jù)權(quán)利要求1的記載優(yōu)先原則，本案應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求1記載的技術(shù)內(nèi)容確定涉案專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍，即復(fù)合板并列采用了竹、木、植物纖維三種材料。被訴侵權(quán)產(chǎn)品有鎂質(zhì)膠凝材料與植物纖維材料復(fù)合層，不含竹、木材料，與涉案專(zhuān)利權(quán)利要求1不同。遂判決駁回新綠環(huán)公司、付志洪的訴訟請(qǐng)求。新綠環(huán)公司、付志洪不服一審判決，提起上訴。廣東省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，如對(duì)權(quán)利要求書(shū)中記載的內(nèi)容產(chǎn)生不同理解，可以結(jié)合說(shuō)明書(shū)對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行解釋。本案中，在涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)實(shí)施例中，對(duì)竹、木、植物纖維三種材料的采用是選擇關(guān)系，三者具備其中之一即可，而非竹、木及植物纖維三者必須同時(shí)具備。因此，被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。遂判決撤銷(xiāo)一審判決，判令臺(tái)山公司承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。臺(tái)山公司不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ河?010年9月7日裁定駁回臺(tái)山公司的再審申請(qǐng)。
最高人民法院審查認(rèn)為：專(zhuān)利法第五十六條第一款規(guī)定，發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說(shuō)明書(shū)及附圖可以用于解釋權(quán)利要求。因此，如果對(duì)權(quán)利要求的表述內(nèi)容產(chǎn)生不同理解，導(dǎo)致對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍產(chǎn)生爭(zhēng)議，說(shuō)明書(shū)及其附圖可以用于解釋權(quán)利要求。僅從本專(zhuān)利權(quán)利要求1對(duì)“竹、木、植物纖維”三者關(guān)系的文字表述看，很難判斷三者是“和”的關(guān)系還是“或”的關(guān)系，應(yīng)當(dāng)結(jié)合說(shuō)明書(shū)記載的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行解釋。根據(jù)專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)實(shí)施例的記載：“鎂質(zhì)膠凝植物纖維層是由氯化鎂、氧化鎂和竹纖維或木糠或植物纖維制成的混合物?！庇纱丝梢?jiàn)，專(zhuān)利權(quán)利要求1對(duì)“竹、木、植物纖維”三者關(guān)系的表述，其含義應(yīng)當(dāng)包括選擇關(guān)系，即三者具備其中之一即可，而非竹、木及植物纖維三者必須同時(shí)具備。
3.權(quán)利要求的術(shù)語(yǔ)在說(shuō)明書(shū)中有明確的特定含義，應(yīng)根據(jù)說(shuō)明書(shū)的界定解釋權(quán)利要求用語(yǔ)
在申請(qǐng)?jiān)賹徣烁＝ǘ嗬怃摌I(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)福建多棱鋼公司）與被申請(qǐng)人啟東市八菱鋼丸有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)啟東八菱鋼丸公司）侵犯發(fā)明專(zhuān)利權(quán)糾紛案〔（2010）民申字第979號(hào)〕中，對(duì)于當(dāng)事人存在爭(zhēng)議的專(zhuān)利權(quán)利要求的技術(shù)術(shù)語(yǔ)，最高人民法院認(rèn)為，雖然該術(shù)語(yǔ)在相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域并沒(méi)有明確的定義，但涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)中的記載指明了其具有的特定的含義，并且該界定明確了涉案專(zhuān)利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，所以應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書(shū)的界定理解權(quán)利要求用語(yǔ)的含義。
本案的基本案情是：福建多棱鋼公司系名稱(chēng)為“一種鋼砂生產(chǎn)方法”發(fā)明專(zhuān)利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)涉案專(zhuān)利）的專(zhuān)利權(quán)人。涉案專(zhuān)利權(quán)利要求1為：一種鋼砂生產(chǎn)方法，其特征在于將軸承廠生產(chǎn)軸承時(shí)沖切下來(lái)的邊角廢料，進(jìn)行淬火，淬火后分兩級(jí)破碎，篩分得到不同粒度的鋼砂，制得多棱形的鋼砂。涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)記載：“本發(fā)明的創(chuàng)新之處在于：……4.本發(fā)明采用兩級(jí)破碎，粗碎用顎式破碎機(jī)，細(xì)碎用輻式破碎機(jī)……對(duì)于粗大的沖切料本發(fā)明采取先用顎式破碎機(jī)將其軋碎成小塊，而后進(jìn)行細(xì)碎，破碎成鋼砂……?！眴|八菱鋼丸公司生產(chǎn)與福建多棱鋼公司相同的鋼砂產(chǎn)品。被控侵權(quán)方法與涉案專(zhuān)利的獨(dú)立權(quán)利要求保護(hù)的范圍相對(duì)比，不同之處在于，啟東八菱鋼丸公司僅選用生產(chǎn)軸承時(shí)沖切下來(lái)的7-10毫米之間的沖片作為生產(chǎn)原料，淬火根據(jù)需要進(jìn)行；破碎設(shè)備只使用雙輥破碎機(jī)，即輻式破碎機(jī)。7-10毫米之間的沖片被直接投入雙輥破碎機(jī)中，通過(guò)該機(jī)器兩組單獨(dú)傳動(dòng)的輥軸，相對(duì)旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的擠軋和磨剪力破碎物料，一次性生產(chǎn)出投入料10%-30%的成品鋼砂。之后，通過(guò)篩分，將未成品篩選出來(lái)，再次投入雙輥破碎機(jī)中，以此循環(huán)，生產(chǎn)出成品鋼砂。在相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域，對(duì)兩級(jí)破碎沒(méi)有明確的定義。在《化工辭典》中，對(duì)“破碎”定義為“用機(jī)械方法使大塊固體物料變成小塊的操作”；并有“粗碎”和“細(xì)碎”設(shè)備之分。其中，按被粉碎物料的大小和所得粉碎成品的尺寸分類(lèi)，“粉碎設(shè)備”可以分類(lèi)為：粗碎或預(yù)碎設(shè)備：處理直徑40-1500毫米范圍的原料，所得成品的直徑大約是5-50毫米，如顎式壓碎機(jī)等；中碎和細(xì)碎設(shè)備：處理直徑5-50毫米范圍的原料，所得成品的直徑大約是0.1-5毫米，如滾碎機(jī)等。福建多棱鋼公司以啟東八菱鋼丸公司生產(chǎn)鋼砂的方法落入涉案專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍為由提起訴。江蘇省南通市中級(jí)人民法院一審和江蘇省高級(jí)人民法院二審均認(rèn)為，被控侵權(quán)方法中的“一級(jí)破碎”與涉案專(zhuān)利方法中的“兩級(jí)破碎”不構(gòu)成等同，并判決駁回福建多棱鋼公司的訴訟請(qǐng)求。福建多棱鋼公司不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院?010年9月8日裁定駁回其再審申請(qǐng)。
最高人民法院審查認(rèn)為：雖然“兩級(jí)破碎”在相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域并沒(méi)有明確的定義，但根據(jù)涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)中的記載：“本發(fā)明??用兩級(jí)破碎，粗碎用顎式破碎機(jī)，細(xì)碎用輻式破碎機(jī)。本發(fā)明不是用鋼珠破碎成鋼砂，而是用沖切料破碎成鋼砂沖切料不像鋼珠粒度小且均勻，對(duì)于粗大的沖切料本發(fā)明采取先用顎式破碎機(jī)將其軋碎成小塊，而后進(jìn)行細(xì)碎，破碎成鋼砂。”涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)中的記載指明了“兩級(jí)破碎”具有的特定的含義，并且該界定明確了涉案專(zhuān)利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，所以應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書(shū)的界定理解權(quán)利要求用語(yǔ)的含義?！皟杉?jí)破碎”應(yīng)當(dāng)理解為是先進(jìn)行粗碎和后進(jìn)行細(xì)碎的“兩級(jí)破碎”。根據(jù)一、二審法院查明的“粉碎設(shè)備”的分類(lèi)，各個(gè)破碎級(jí)別的設(shè)備所處理的原料直徑范圍以及加工出的成品均不相同，并且粗碎或預(yù)碎設(shè)備的出料成品直徑范圍為中碎和細(xì)碎設(shè)備的進(jìn)料直徑范圍，因此，涉案專(zhuān)利的“兩級(jí)破碎”中，“粗碎級(jí)”破碎和“細(xì)碎級(jí)”破碎應(yīng)當(dāng)理解為是相互獨(dú)立的兩個(gè)步驟，“粗碎級(jí)”的出料為“細(xì)碎級(jí)”的進(jìn)料，工序一先一后，不能理解為“粗碎級(jí)”和“細(xì)碎級(jí)”可以合并或者替代。被控侵權(quán)方法僅使用一種雙輥式破碎機(jī)進(jìn)行鋼砂加工。由于雙輥式破碎機(jī)的破碎動(dòng)力產(chǎn)生于兩個(gè)輥?zhàn)又g的擠壓力，其加工方法是在一個(gè)級(jí)別的破碎中多次循環(huán)，每次破碎都是加工出一定比例的鋼砂，在多次積累加工出鋼砂后進(jìn)行篩選。而且，福建多棱鋼公司也曾在本案訴訟中明確，粗碎過(guò)程不可能生產(chǎn)出成品鋼砂，所以，被控侵權(quán)方法只存在“細(xì)碎級(jí)”破碎，不存在“粗碎級(jí)”破碎，缺少涉案專(zhuān)利“兩級(jí)破碎”中的粗碎。被控侵權(quán)方法使用輥式破碎機(jī)進(jìn)行破碎的手段、實(shí)現(xiàn)的功能和達(dá)到的效果與涉案專(zhuān)利“兩級(jí)破碎”并不基本相同。
4.專(zhuān)利侵權(quán)糾紛中技術(shù)特征等同的認(rèn)定
在申請(qǐng)?jiān)賹徣岁兾鞲?jìng)業(yè)玻璃鋼有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)競(jìng)業(yè)公司）與被申請(qǐng)人永昌積水復(fù)合材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)永昌公司）侵犯實(shí)用新型專(zhuān)利權(quán)糾紛案〔（2010）民申字第181號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理專(zhuān)利糾紛案件適用法律問(wèn)題的若干規(guī)定》第十七條第二款的規(guī)定，在判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征與專(zhuān)利技術(shù)特征是否等同時(shí)，不僅要考慮被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征是否屬于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的技術(shù)特征，還要考慮被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征與專(zhuān)利技術(shù)特征相比，是否屬于基本相同的技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，只有以上兩個(gè)方面的條件同時(shí)具備，才能夠認(rèn)定二者屬于等同的技術(shù)特征。
本案的基本案情是：競(jìng)業(yè)公司系名稱(chēng)為“玻璃鋼夾砂頂管”的實(shí)用新型專(zhuān)利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)涉案專(zhuān)利）的專(zhuān)利權(quán)人。涉案專(zhuān)利的權(quán)利要求1為：“一種玻璃鋼夾砂頂管，它由管頭、管身以及管尾組成，管頭和管尾管徑一致，管尾連接部設(shè)有密封用套環(huán)，管頭、管尾通過(guò)套環(huán)連接，其特征在于：所述的管頭、管身以及管尾采用樹(shù)脂基體，管身設(shè)有兩維以上方向繞制的纖維層以及石英夾砂層，管頭和管尾設(shè)有為兩維以上方向繞制的纖維層，所述的套環(huán)緊密設(shè)置在管頭或管尾外壁的凹臺(tái)內(nèi)。”2007年5月8日，競(jìng)業(yè)公司起訴請(qǐng)求判令永昌公司承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。廣東省廣州市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征“插口的管外徑小于承口的管外徑，有錐度”與涉案專(zhuān)利中的技術(shù)特征“管頭和管尾管徑一致”構(gòu)成等同，被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍，遂判決永昌公司承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。永昌公司不服一審判決，提起上訴。廣東省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，根據(jù)涉案專(zhuān)利的權(quán)利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)以及附圖，涉案專(zhuān)利“管頭和管尾管徑一致”是指：管頭和管尾的管內(nèi)徑一致、管頭和管尾的管外徑一致。被訴侵權(quán)產(chǎn)品的承口、插口分別對(duì)應(yīng)于涉案專(zhuān)利中的管頭和管尾，其中插口與承口的管內(nèi)徑一致，但插口的管外徑小于承口的管外徑，與涉案專(zhuān)利不同。并且正是基于該不同，導(dǎo)致兩者所實(shí)現(xiàn)的功能、達(dá)到的技術(shù)效果均不相同，該技術(shù)特征亦非本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無(wú)需付出創(chuàng)造性勞動(dòng)就能聯(lián)想到的特征，故兩者不構(gòu)成等同，被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍，不構(gòu)成侵權(quán)。遂判決撤銷(xiāo)一審判決，駁回競(jìng)業(yè)公司的訴訟請(qǐng)求。競(jìng)業(yè)公司不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院?010年7月23日裁定駁回競(jìng)業(yè)公司的再審申請(qǐng)。
最高人民法院審查認(rèn)為：被訴侵權(quán)產(chǎn)品中插口、承口的管內(nèi)徑雖然一致，但是二者的管外徑并不一致，具體表現(xiàn)為承口管外徑上設(shè)有用于安裝鋼套環(huán)的水平凹臺(tái)，并且承口管外徑與鋼套環(huán)緊密配合；而插口管外徑呈不規(guī)則臺(tái)階狀。雖然現(xiàn)有技術(shù)《頂管施工技術(shù)》中已經(jīng)公開(kāi)了注漿減阻的工作原理以及注漿孔、臺(tái)階狀管外徑等技術(shù)特征，本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員在頂管施工中為了實(shí)現(xiàn)注漿減阻的目的，能夠在《頂管施工技術(shù)》所給出的技術(shù)啟示下，顯而易見(jiàn)地想到被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的注漿孔以及插口管外徑呈不規(guī)則臺(tái)階狀等技術(shù)特征，無(wú)需付出創(chuàng)造性勞動(dòng)。但是，由于被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的插口管外徑呈不規(guī)則臺(tái)階狀，一方面導(dǎo)致插口管外徑與鋼套環(huán)之間并不能緊密配合，無(wú)法實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)管道連接密封性的功能和效果；另一方面能夠在管外徑與鋼套環(huán)之間形成供減阻砂漿通過(guò)的環(huán)形空間，使得從注漿孔中注入的減阻砂漿可以經(jīng)由該環(huán)形空間均勻分布在管道周?chē)?，形成?rùn)滑套，實(shí)現(xiàn)減少管道外壁與土壤間的摩擦阻力，提高管道頂進(jìn)效率的有益功能和效果。因此，被訴侵權(quán)產(chǎn)品中技術(shù)特征“插口管外徑呈不規(guī)則臺(tái)階狀”所實(shí)現(xiàn)的功能和效果，與權(quán)利要求1中“管頭和管尾管徑一致”所實(shí)現(xiàn)的功能和效果具有實(shí)質(zhì)性的差異，二者不屬于等同的技術(shù)特征，被訴侵權(quán)產(chǎn)品沒(méi)有落入涉案專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍。
5.為克服權(quán)利要求不能得到說(shuō)明書(shū)的支持的缺陷而修改權(quán)利要求可導(dǎo)致禁止反悔原則的適用
在申請(qǐng)?jiān)賹徣撕蔽鐣r(shí)藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)午時(shí)公司）與被申請(qǐng)人澳諾（中國(guó)）制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)澳諾公司）、原審被告王軍社侵犯發(fā)明專(zhuān)利權(quán)糾紛案〔（2009）民提字第20號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，從涉案專(zhuān)利審批文檔中可以看出，專(zhuān)利申請(qǐng)人進(jìn)行的修改是針對(duì)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為涉案專(zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)文本權(quán)利要求保護(hù)范圍過(guò)寬，在實(shí)質(zhì)上得不到說(shuō)明書(shū)支持的審查意見(jiàn)而進(jìn)行的；被訴侵權(quán)產(chǎn)品的相應(yīng)技術(shù)特征屬于專(zhuān)利權(quán)人在專(zhuān)利授權(quán)程序中放棄的技術(shù)方案，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)為其與權(quán)利要求1中的技術(shù)特征等同而將其納入專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍。
本案的基本案情是：澳諾公司系名稱(chēng)為“一種防治鈣質(zhì)缺損的藥物及其制備方法”發(fā)明專(zhuān)利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)涉案專(zhuān)利）的被許可人。涉案專(zhuān)利權(quán)利要求1為：“一種防治鈣質(zhì)缺損的藥物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的藥劑：活性鈣4-8份，葡萄糖酸鋅0.1-0.4份，谷氨酰胺或谷氨酸0.8-1.2份?！鄙姘笇?zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)文本中，其獨(dú)立權(quán)利要求為可溶性鈣劑，可溶性鈣劑包括葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)中，審查員認(rèn)為，該權(quán)利要求書(shū)中使用的上位概念“可溶性鈣劑”包括各種可溶性的含鈣物質(zhì)，它概括了一個(gè)較寬的保護(hù)范圍，而申請(qǐng)人僅對(duì)其中的“葡萄糖酸鈣”和“活性鈣”提供了配制藥物的實(shí)施例，對(duì)于其它的可溶性鈣劑沒(méi)有提供配方和效果實(shí)施例，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員難于預(yù)見(jiàn)其它的可溶性鈣劑按本發(fā)明進(jìn)行配方是否也能在人體中發(fā)揮相同的作用，權(quán)利要求在實(shí)質(zhì)上得不到說(shuō)明書(shū)的支持，應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行修改。申請(qǐng)人根據(jù)審查員的要求，對(duì)權(quán)利要求書(shū)進(jìn)行了修改，將“可溶性鈣劑”修改為“活性鈣”。2006年11月25日，澳諾公司提起訴訟稱(chēng)，午時(shí)公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售新鈣特牌“葡萄糖酸鈣鋅口服溶液”，王軍社銷(xiāo)售該產(chǎn)品，侵犯了涉案專(zhuān)利權(quán)。經(jīng)鑒定，午時(shí)公司產(chǎn)品含有葡萄糖酸鈣，而涉案專(zhuān)利是活性鈣。河北省石家莊市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，只有為了使專(zhuān)利授權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定其專(zhuān)利申請(qǐng)具有新穎性或創(chuàng)造性而進(jìn)行的修改或意見(jiàn)陳述，才產(chǎn)生禁止反悔的效果，并非專(zhuān)利申請(qǐng)過(guò)程中關(guān)于權(quán)利要求的所有修改或意見(jiàn)陳述都會(huì)導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。本案專(zhuān)利權(quán)人將獨(dú)立權(quán)利要求中的“可溶性鈣劑”修改為“活性鈣”，是為了使其權(quán)利要求得到說(shuō)明書(shū)的支持，不產(chǎn)生禁止反悔的效果。被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專(zhuān)利構(gòu)成等同。遂判決午時(shí)公司、王軍社承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。午時(shí)公司不服一審判決，提起上訴。河北省高級(jí)人民法院對(duì)一審判決中有關(guān)禁止反悔原則的認(rèn)定予以認(rèn)可，遂判決駁回上訴，維持一審判決。午時(shí)公司不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院提審本案后?010年3月23日作出再審判決，撤銷(xiāo)一、二審判決，駁回澳諾公司的訴訟請(qǐng)求。
最高人民法院再審認(rèn)為：1.關(guān)于權(quán)利要求1中記載的“活性鈣”是否包含“葡萄糖酸鈣”的問(wèn)題。涉案專(zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)文本權(quán)利要求2以及說(shuō)明書(shū)第2頁(yè)明確記載，可溶性鈣劑是“葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣”?？梢?jiàn)，在專(zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)文本中，葡萄糖酸鈣與活性鈣是并列的兩種可溶性鈣劑，葡萄糖酸鈣并非活性鈣的一種。此外，涉案專(zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)文本說(shuō)明書(shū)實(shí)施例1記載了以葡萄糖酸鈣作為原料的技術(shù)方案，實(shí)施例2記載了以活性鈣作為原料的技術(shù)方案，進(jìn)一步說(shuō)明了葡萄糖酸鈣與活性鈣是并列的特定鈣原料，葡萄糖酸鈣并非活性鈣的一種。澳諾公司辯稱(chēng)，專(zhuān)利申請(qǐng)人在涉案專(zhuān)利的審批過(guò)程中，將“可溶性鈣劑”修改為“活性鈣”屬于一種澄清性修改，修改后的活性鈣包括了葡萄糖酸鈣在內(nèi)的所有組分鈣。然而，從涉案專(zhuān)利審批文檔中可以看出，專(zhuān)利申請(qǐng)人進(jìn)行上述修改是針對(duì)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為涉案專(zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)文本權(quán)利要求中“可溶性鈣劑”保護(hù)范圍過(guò)寬，在實(shí)質(zhì)上得不到說(shuō)明書(shū)支持的審查意見(jiàn)而進(jìn)行的，同時(shí)，專(zhuān)利申請(qǐng)人在修改時(shí)的意見(jiàn)陳述中，并未說(shuō)明活性鈣包括了葡萄糖酸鈣，故澳諾公司認(rèn)為涉案專(zhuān)利中的活性鈣包含葡萄糖酸鈣的主張不能成立。2.關(guān)于活性鈣與葡萄糖酸鈣是否等同的問(wèn)題。專(zhuān)利權(quán)人在專(zhuān)利授權(quán)程序中對(duì)權(quán)利要求1所進(jìn)行的修改，放棄了包含“葡萄糖酸鈣”技術(shù)特征的技術(shù)方案。根據(jù)禁止反悔原則，專(zhuān)利申請(qǐng)人或者專(zhuān)利權(quán)人在專(zhuān)利授權(quán)或者無(wú)效宣告程序中，通過(guò)對(duì)權(quán)利要求、說(shuō)明書(shū)的修改或者意見(jiàn)陳述而放棄的技術(shù)方案，在專(zhuān)利侵權(quán)糾紛中不能將其納入專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍。因此，涉案專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍不應(yīng)包括“葡萄糖酸鈣”技術(shù)特征的技術(shù)方案。被訴侵權(quán)產(chǎn)品的相應(yīng)技術(shù)特征為葡萄糖酸鈣，屬于專(zhuān)利權(quán)人在專(zhuān)利授權(quán)程序中放棄的技術(shù)方案，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)為其與權(quán)利要求1中記載的“活性鈣”技術(shù)特征等同。原審判決對(duì)禁止反悔原則理解有誤，將二者認(rèn)定為等同特征不當(dāng)。
6.專(zhuān)利權(quán)人在授權(quán)確權(quán)程序中的意見(jiàn)陳述可導(dǎo)致禁止反悔原則的適用
在申請(qǐng)?jiān)賹徣私K萬(wàn)高藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)萬(wàn)高公司）與被中請(qǐng)人成都優(yōu)他制藥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)優(yōu)他公司）、原審被告四川科倫醫(yī)藥貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)科倫公司）侵犯發(fā)明專(zhuān)利權(quán)糾紛案〔（2010）民提字第158號(hào)〕（以下簡(jiǎn)稱(chēng)萬(wàn)高公司再審案）中，最高人民法院根據(jù)專(zhuān)利權(quán)人在涉案專(zhuān)利授權(quán)和無(wú)效宣告程序中作出的意見(jiàn)陳述，以及涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)中記載的有關(guān)不同工藝條件所具有的技術(shù)效果的比較分析，認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的相關(guān)技術(shù)特征與涉案專(zhuān)利中的對(duì)應(yīng)技術(shù)特征不構(gòu)成等同，被訴侵權(quán)產(chǎn)品沒(méi)有落入涉案專(zhuān)利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。
本案的基本案情是：優(yōu)他公司是名稱(chēng)為“藏藥獨(dú)一味軟膠囊制劑及其制備方法”的發(fā)明專(zhuān)利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)涉案專(zhuān)利）的專(zhuān)利權(quán)人。涉案專(zhuān)利權(quán)利要求1中關(guān)于獨(dú)一味提取物的提取方法為：B1、取獨(dú)一味藥材，粉碎成最粗粉； B2、加水煎煮二次，第一次加10～30倍量的水，煎煮1～2小時(shí)，第二次加10～20倍量水，煎煮0.5～1.5小時(shí)；B3、合并藥液，濾過(guò)，濾液濃縮成稠膏；B4、減壓干燥，粉碎成細(xì)粉，過(guò)200目篩，備用。2007年2月7日，優(yōu)他公司向四川省成都市中級(jí)人民法院提起訴訟稱(chēng)，萬(wàn)高公司使用涉案專(zhuān)利制造和銷(xiāo)售、科倫公司銷(xiāo)售“獨(dú)一味軟膠囊”，侵犯了涉案專(zhuān)利權(quán)。四川省成都市中級(jí)人民法院在一審中根據(jù)優(yōu)他公司的申請(qǐng)向國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家藥監(jiān)局）調(diào)取了“獨(dú)一味軟膠囊”生產(chǎn)工藝的研究資料，載明被訴侵權(quán)產(chǎn)品中獨(dú)一味提取物的提取方法為：bl、取獨(dú)一味藥材1000g，粉碎；b2、加10倍量水煎煮3次，每次1小時(shí)；b3、合并煎液，濾過(guò)，濾液濃縮成相對(duì)密度為1.30的清膏；b4、在80℃以下干燥，研成細(xì)粉備用。萬(wàn)高公司、科倫公司主張本案應(yīng)適用禁止反悔原則，一審法院未予支持并認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。萬(wàn)高公司不服，向四川省高級(jí)人民法院提起上訴。萬(wàn)高公司認(rèn)為，涉案專(zhuān)利的原始權(quán)利要求僅包含產(chǎn)品劑型、組成和配比的特征，優(yōu)他公司在涉案專(zhuān)利審查過(guò)程中對(duì)原始權(quán)利要求進(jìn)行了限縮性修改，增加了對(duì)獨(dú)一味提取物提取方法的限定，并在后續(xù)的無(wú)效審查程序中主張涉案專(zhuān)利所述的獨(dú)一味提取物的提取方法未被現(xiàn)有技術(shù)公開(kāi)，與現(xiàn)有技術(shù)如《中華人民共和國(guó)藥典》（2000年版，一部）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《藥典》）中的獨(dú)一味提取物并不等同，而萬(wàn)高公司獨(dú)一味提取物的提取方法依據(jù)的就是《藥典》中的現(xiàn)有技術(shù)，故根據(jù)禁止反悔原則，萬(wàn)高公司獨(dú)一味提取物的提取方法與涉案專(zhuān)利技術(shù)方案中的提取方法不構(gòu)成等同。二審法院認(rèn)為，應(yīng)視為優(yōu)他公司在專(zhuān)利授權(quán)和無(wú)效程序中放棄了僅包含藥品劑型、組成和配比特征的技術(shù)方案。同時(shí)，通過(guò)比較可知，萬(wàn)高公司獨(dú)一味提取物的提取方法與《藥典》中記載的提取方法并不相同，區(qū)別在于萬(wàn)高公司的提取方法增加了對(duì)煎煮加水比例的限定，并增加了將干燥所得物研成細(xì)粉的限定?？梢?jiàn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案并不在優(yōu)他公司在專(zhuān)利授權(quán)和無(wú)效程序中所放棄的技術(shù)方案范圍內(nèi)，故對(duì)于萬(wàn)高公司認(rèn)為一審判決違反禁止反悔原則的主張不予支持，遂判決維持一審判決。萬(wàn)高公司不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院再審查明，涉案?zhuān)利說(shuō)明書(shū)第12頁(yè)“最佳提取條件的確定”一節(jié)記載：“取獨(dú)一味提取物三份，每份1000g，加20倍水，分別煎煮1次、2次、3次，分別濾過(guò)，濾液濃縮，干燥，……結(jié)果表明，煎煮2次和煎煮3次，得粉率和木犀草素含量接近，為降低生產(chǎn)成本，選擇煎煮2次。”說(shuō)明書(shū)第15頁(yè)“實(shí)驗(yàn)例5浸膏粉細(xì)度的確定”一節(jié)記載：“減小粒度，增加分散媒粘度都可以有效地減小沉降速度，保證混懸液的穩(wěn)定性?！囼?yàn)結(jié)果表明過(guò)200目篩的細(xì)粉沉降比值最大，因此，將獨(dú)一味提取物干粉碎成過(guò)200目篩的細(xì)粉，制成的軟膠囊內(nèi)容物混懸體系最穩(wěn)定?！备鶕?jù)《藥典》“凡例”記載，細(xì)粉指能全部通過(guò)五號(hào)篩即80目篩，但含有能通過(guò)六號(hào)篩（即100目篩）不少于95%的粉末。萬(wàn)高公司在申請(qǐng)?jiān)賹彆r(shí)提交了三份批生產(chǎn)記錄，其記載的工藝過(guò)程包含了粉碎過(guò)80目篩的內(nèi)容，并無(wú)過(guò)200目篩的步驟。在涉案專(zhuān)利申請(qǐng)授權(quán)的程序中，優(yōu)他公司作出的意見(jiàn)陳述書(shū)記載：“根據(jù)審查意見(jiàn)，申請(qǐng)人對(duì)原權(quán)利要求1進(jìn)行了修改，增加了對(duì)獨(dú)一味提取物的限定，具體是以說(shuō)明書(shū)所述獨(dú)一味提取物的四種制備方法加以限定”；“本發(fā)明所述獨(dú)一味提取物的四種制備方法為發(fā)明人進(jìn)行了大量的工藝篩選和驗(yàn)證試驗(yàn)后最終確定的工藝步驟，現(xiàn)有技術(shù)中并沒(méi)有公開(kāi)，由此得到的本發(fā)明中所述的獨(dú)一味提取物與現(xiàn)有技術(shù)如《中華人民共和國(guó)藥典》（2000年版，一部）中的獨(dú)一味提取物并不等同。”最高人民法院于2010年11月24日作出再審判決，撤銷(xiāo)一、二審判決，駁回優(yōu)他公司的訴訟請(qǐng)求。
最高人民法院再審認(rèn)為：優(yōu)他公司在涉案專(zhuān)利授權(quán)和無(wú)效宣告程序中作出的意見(jiàn)陳述中強(qiáng)調(diào)“本發(fā)明所述獨(dú)一味提取物的四種制備方法為發(fā)明人進(jìn)行了大量的工藝篩選和驗(yàn)證試驗(yàn)后最終確定的工藝步驟，現(xiàn)有技術(shù)中并沒(méi)有公開(kāi)，由此得到的本發(fā)明中所述的獨(dú)一味提取物與現(xiàn)有技術(shù)中的獨(dú)一味提取物并不等同?！眱?yōu)他公司還在涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)第12頁(yè)“最佳提取條件的確定”一節(jié)強(qiáng)調(diào)，煎煮2次與煎煮3次相比，可以降低生產(chǎn)成本，所以選擇煎煮2次；在說(shuō)明書(shū)第15～16頁(yè)“實(shí)驗(yàn)例5浸膏粉細(xì)度的確定”一節(jié)強(qiáng)調(diào)，將獨(dú)一味提取物粉碎成過(guò)200目篩的細(xì)粉，制成的軟膠囊內(nèi)容物混懸體系最穩(wěn)定。因此，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理專(zhuān)利糾紛案件適用法律問(wèn)題的若干規(guī)定》第十七條的規(guī)定，并參照《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條的規(guī)定，“煎煮2次”與“煎煮3次”、“粉碎成細(xì)粉，過(guò)200目篩”與“研成細(xì)粉”均不構(gòu)成等同特征，被控侵權(quán)產(chǎn)品沒(méi)有落入涉案專(zhuān)利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。
7.方法專(zhuān)利權(quán)的延及保護(hù)
在申請(qǐng)?jiān)賹徣耸仪f制藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)歐意公司）與被申請(qǐng)人張喜田、二審上訴人石家莊制藥集團(tuán)華盛制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)華盛公司）、石藥集團(tuán)中奇制藥技術(shù)（石家莊）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中奇公司）、一審被告吉林省玉順堂藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)玉順堂公司）侵犯發(fā)明專(zhuān)利權(quán)糾紛案〔（2009）民提字第84號(hào)〕（以下簡(jiǎn)稱(chēng)歐意公司再審案中，最高人民法院認(rèn)為，根據(jù)專(zhuān)利法第十一條的規(guī)定，方法專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍只能延及依照該專(zhuān)利方法直接獲得的產(chǎn)品，即使用專(zhuān)利方法獲得的原始產(chǎn)品，而不能延及對(duì)原始產(chǎn)品作進(jìn)一步處理后獲得的后續(xù)產(chǎn)品。
本案的基本案情是：2000年2月21日，張喜田申請(qǐng)了名稱(chēng)為“氨氯地平對(duì)映體的拆分”發(fā)明專(zhuān)利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)涉案專(zhuān)利），2003年1月29日被授予專(zhuān)利權(quán)。涉案專(zhuān)利公開(kāi)了制造左旋氨氯地平的方法，由左旋氨氯地平可進(jìn)一步制得馬來(lái)酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平等下游產(chǎn)品。馬來(lái)酸左旋氨氯地平和馬來(lái)酸左旋氨氯地平片新藥由中奇公司研發(fā)，馬來(lái)酸左旋氨氯地平（原料藥）由華盛公司生產(chǎn)，馬來(lái)酸左旋氨氯地平片（終端產(chǎn)品，商品名“玄寧”）由歐意公司生產(chǎn)并銷(xiāo)售。經(jīng)查詢(xún)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局及其藥品審評(píng)中心相關(guān)網(wǎng)頁(yè)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的左旋氨氯地平產(chǎn)品為華盛公司、歐意公司生產(chǎn)的馬來(lái)酸左旋氨氯地平及其片劑，以及張喜田生產(chǎn)的苯磺酸左旋氨氯地平及其片劑。2005年2月，張喜田提起訴訟，請(qǐng)求判令中奇公司、華盛公司、歐意公司、玉順堂公司承擔(dān)侵犯涉案專(zhuān)利權(quán)責(zé)任。吉林省長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，涉案專(zhuān)利能夠延及至被告生產(chǎn)的馬來(lái)酸左旋氨氯地平及其片劑，判決中奇公司、華盛公司、歐意公司承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。吉林省高級(jí)人民法院認(rèn)為，左旋氨氯地平作為一種化合物，本身并不能成為直接供消費(fèi)者消費(fèi)的產(chǎn)品。涉案專(zhuān)利為左旋氨氯地平的拆分方法，依照該方法不能直接得到產(chǎn)品，而左旋氨氯地平化合物與馬來(lái)酸、苯磺酸等經(jīng)過(guò)成鹽工藝成為馬來(lái)酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平后，才真正成為產(chǎn)品，所以上述產(chǎn)品應(yīng)為依照左旋氨氯地平的拆分方法直接獲得的產(chǎn)品。涉案專(zhuān)利能夠延及中奇公司、華盛公司、歐意公司生產(chǎn)的馬來(lái)酸左旋氨氯地平及其片劑。遂判決維持一審判決。歐意公司不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院再審查明，涉案?zhuān)利授權(quán)公告的權(quán)利要求1為：“1、一種從混合物中分離出氨氯地平的(R)-(+)-和(S)-(-)-異構(gòu)體的方法。其特征在于：包含下述反應(yīng)，即在手性助劑六氘代二甲基亞砜（DMSO-d6）或含DMSO-d6的有機(jī)溶劑中，異構(gòu)體的混合物同拆分手性試劑D-或L-酒石酸反應(yīng)，結(jié)合一個(gè)DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸鹽，或結(jié)合一個(gè)DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L -酒石酸鹽而分別沉淀，其中氨氯地平與酒石酸的摩爾比約等于0.25?！鄙姘笇?zhuān)利的說(shuō)明書(shū)記載：“拆分氨氯地平的過(guò)程是，在手性助劑六氘代二甲基亞砜（DMSO-d6）或含 DMSO-d6的有機(jī)溶劑中分別溶解氨氯地平和酒石酸，然后攪拌混合，氨氯地平同D-或L-酒石酸反應(yīng)，結(jié)合一個(gè)DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸鹽，或結(jié)合一個(gè)DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸鹽而分別沉淀，用于沉淀物的分離方法有過(guò)濾、離心分離或移注。沉淀物的進(jìn)一步處理可以得到(R)-(+)-氨氯地平或(S)-(-)-氨氯地平?！鄙姘笇?zhuān)利的說(shuō)明書(shū)實(shí)施例5中還記載了由(S)-(-)-氨氯地平制造苯磺酸(S)-(-)-氨氯地平的方法。涉案專(zhuān)利中所稱(chēng)的“(S)-(-)-氨氯地平”即為左旋氨氯地平，“(R)-(+)-氨氯地平”即為右旋氨氯地平。最高人民法院于2010年9月9日作出再審判決，撤銷(xiāo)一、二審判決，駁回張喜田的訴訟請(qǐng)求。
最高人民法院再審認(rèn)為：根據(jù)涉案專(zhuān)利的權(quán)利要求1，雖然其主題名稱(chēng)是“一種從混合物中分離出氨氯地平的(R)-(+)-和(S)-(-)-異構(gòu)體的方法”，但從權(quán)利要求1記載的內(nèi)容看，依照涉案專(zhuān)利方法直接獲得的產(chǎn)品是“結(jié)合一個(gè)DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸鹽”，或“結(jié)合一個(gè)DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸鹽”，其中前者即為制造左旋氨氯地平的中間產(chǎn)物，而非左旋氨氯地平本身；而后者即為制造右旋氨氯地平的中間產(chǎn)物，亦非右旋氨氯地平本身。根據(jù)專(zhuān)利法第十一條的規(guī)定，方法專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍只能延及依照該專(zhuān)利方法直接獲得的產(chǎn)品，即使用專(zhuān)利方法獲得的原始產(chǎn)品，而不能延及對(duì)原始產(chǎn)品作進(jìn)一步處理后獲得的后續(xù)產(chǎn)品。華盛公司、歐意公司生產(chǎn)的馬來(lái)酸左旋氨氯地平、馬來(lái)酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平，均屬于對(duì)實(shí)施涉案專(zhuān)利方法直接獲得的產(chǎn)品作進(jìn)一步處理后獲得的后續(xù)產(chǎn)品，不屬于依照涉案專(zhuān)利方法直接獲得的產(chǎn)品。因此，涉案專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍不能延及左旋氨氯地平、馬來(lái)酸左旋氨氯地平及其片劑。
(二)專(zhuān)利授權(quán)確權(quán)行政案件審判
8.對(duì)權(quán)利要求得到說(shuō)明書(shū)支持的審查判斷
在申請(qǐng)?jiān)賹徣耍绹?guó)）伊萊利利公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)伊萊利利公司）與被申請(qǐng)人國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)）、哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)譽(yù)衡公司)、寧波市天衡制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)天衡公司）、江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)豪森公司）發(fā)明專(zhuān)利權(quán)無(wú)效行政糾紛案〔（2009)知行字第3號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說(shuō)明書(shū)充分公開(kāi)的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的范圍；如果權(quán)利要求的概括使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該上位概括或并列概括所包含的一種或多種下位概念或選擇方式不能解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該權(quán)利要求沒(méi)有得到說(shuō)明書(shū)的支持。
本案的基本案情是；本案訴爭(zhēng)專(zhuān)利是于1998年10月7日授權(quán)公告的名稱(chēng)為“立體選擇性糖基化方法”的發(fā)明專(zhuān)利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本專(zhuān)利），專(zhuān)利權(quán)人為伊萊利利公司，權(quán)利要求1保護(hù)的是一種β異頭物富集的二氟核苷的制備方法，其限定的技術(shù)特征是：產(chǎn)物為式I的β異頭物富集的二氟核苷；……。本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)記載：短語(yǔ)“異頭物富集”單獨(dú)或結(jié)合地表示異頭物混合體其中特定異頭物的比例大于1：1，并包括基本純凈的異頭物。說(shuō)明書(shū)給出58個(gè)實(shí)施例和3個(gè)表格例（包括46組數(shù)據(jù)），58個(gè)實(shí)施例均能夠得到β異頭物與α異頭物之比大于1:1的核苷，表格例中有7組數(shù)據(jù)β異頭物與α異頭物之比小于1:1,4組數(shù)據(jù)β異頭物與α異頭物之比等于1:1，其他數(shù)據(jù)均能得到β異頭物與α異頭物之比大于1:1的核苷。專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)針對(duì)譽(yù)衡公司、天衡公司、豪森公司等請(qǐng)求人就本專(zhuān)利提出的無(wú)效宣告請(qǐng)求，作出第9525號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱(chēng)第9525號(hào)決定），宣告本專(zhuān)利權(quán)無(wú)效。第9525號(hào)決定認(rèn)定，根據(jù)說(shuō)明書(shū)的描述，影響所述立體選擇性方法的因素較多，按照權(quán)利要求1的條件，尤其是在核堿過(guò)量程度和原料糖α異頭物富集程度比較低的情況下，存在過(guò)多無(wú)法預(yù)見(jiàn)產(chǎn)物β異頭物是否富集的情形，權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的是一個(gè)范圍，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員要通過(guò)實(shí)驗(yàn)選擇所有的非β異頭物富集的實(shí)施方式、確定除實(shí)施例之外的技術(shù)方案能否實(shí)現(xiàn)，從各種反應(yīng)條件的各種排列組合中篩選出能夠?qū)崿F(xiàn)權(quán)利要求1所要保護(hù)的技術(shù)方案需要進(jìn)行大量的反復(fù)實(shí)驗(yàn)或者過(guò)度勞動(dòng)，因此權(quán)利要求1不符合專(zhuān)利法第二十六條第四款的規(guī)定。伊萊利利公司不服第9525號(hào)決定，提起行政訴訟，請(qǐng)求撤銷(xiāo)第9525號(hào)決定。其主要理由為：對(duì)說(shuō)明書(shū)和實(shí)施例的教導(dǎo)應(yīng)當(dāng)被當(dāng)作一個(gè)整體來(lái)理解，本專(zhuān)利權(quán)利要求的保護(hù)范圍比說(shuō)明書(shū)所公開(kāi)的范圍窄，因此權(quán)利要求的保護(hù)范圍得到了說(shuō)明書(shū)公開(kāi)內(nèi)容的充分支持；雖然說(shuō)明書(shū)中表1和2中的七個(gè)實(shí)施例不能得到β異頭物富集的產(chǎn)物，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)注意到說(shuō)明書(shū)中大量實(shí)施例作為一個(gè)整體給出的暗示，不會(huì)僅僅注意實(shí)驗(yàn)中的一個(gè)或者某些數(shù)據(jù)；第9525號(hào)決定中采用的“大量的反復(fù)實(shí)驗(yàn)或者過(guò)度勞動(dòng)”的認(rèn)定理由沒(méi)有在專(zhuān)利法和審查指南中規(guī)定，不是判斷權(quán)利要求是否得到說(shuō)明書(shū)支持的正確依據(jù)。北京市第一中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，首先，在評(píng)述本專(zhuān)利權(quán)利要求是否得到說(shuō)明書(shū)支持時(shí)，專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)主要是從表格例中沒(méi)有達(dá)到β異頭物富集的幾組數(shù)據(jù)出發(fā)進(jìn)行判斷，而沒(méi)有全面考慮說(shuō)明書(shū)中有關(guān)發(fā)明目的、技術(shù)方案的記載以及大量能夠?qū)崿F(xiàn)β異頭物富集的實(shí)施例和表格例數(shù)據(jù)在評(píng)判本專(zhuān)利權(quán)利要求是否得到說(shuō)明書(shū)支持時(shí)的作用，并將兩者結(jié)合起來(lái)進(jìn)行綜合評(píng)判。其次，評(píng)價(jià)權(quán)利要求是否得到說(shuō)明書(shū)支持應(yīng)當(dāng)以“權(quán)利要求書(shū)中的每一項(xiàng)權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說(shuō)明書(shū)充分公開(kāi)的內(nèi)容得到或概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的范圍”作為標(biāo)準(zhǔn)。而專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)在評(píng)述和決定要點(diǎn)中引入“如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說(shuō)明書(shū)的教導(dǎo)并考慮本領(lǐng)域普通技術(shù)知識(shí)，仍然需要進(jìn)行大量的反復(fù)實(shí)驗(yàn)或者過(guò)度勞動(dòng)才能確定權(quán)利要求概括的除實(shí)施例以外的技術(shù)方案能否實(shí)現(xiàn)”作為標(biāo)準(zhǔn)評(píng)判本專(zhuān)利權(quán)利要求是否得到說(shuō)明書(shū)支持，其評(píng)判的出發(fā)點(diǎn)不符合專(zhuān)利法第二十六條第四款的規(guī)定，是不適當(dāng)?shù)?。遂判決撤銷(xiāo)第9525號(hào)決定、專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)就本專(zhuān)利重新作出無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定。專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)、譽(yù)衡公司、天衡公司、豪森公司均不服一審判決、提起上訴，北京市高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)中披露的11個(gè)實(shí)施例不能達(dá)到本專(zhuān)利制得β異頭物富集的核苷的發(fā)明目的或發(fā)明效果，本專(zhuān)利所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員通過(guò)閱讀本專(zhuān)利權(quán)利要求所得到的技術(shù)方案，不能得到本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)的支持。遂判決撤銷(xiāo)一審判決，維持第9525號(hào)決定。伊萊利利公司向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?，最高人民法院?010年11月10日裁定駁回其再審申請(qǐng)。
最高人民法院審查認(rèn)為：本專(zhuān)利權(quán)利要求1保護(hù)的是一種β異頭物富集的二氟核苷的制備方法，其限定的技術(shù)特征是：產(chǎn)物為式Ⅰ的β異頭物富集的二氟核苷；……。專(zhuān)利權(quán)人在說(shuō)明書(shū)的表格例中，有11組數(shù)據(jù)不能制備得到β異頭物富集的二氟核苷。根據(jù)說(shuō)明書(shū)的描述，影響所屬立體選擇性方法的因素較多，除了原料糖的離去基團(tuán)、原料糖構(gòu)型和核堿用量外，還包括溫度和溶劑的選擇。權(quán)利要求1概括的制備方法的各因素，即離去基團(tuán)、核堿種類(lèi)、核堿當(dāng)量、反應(yīng)溫度、反應(yīng)溶劑等的范圍是十分寬泛的。本領(lǐng)域技術(shù)人員有合理的理由認(rèn)為，除了11個(gè)不能實(shí)施的情況外，該權(quán)利要求1的概括還包含眾多其他不能解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)方案，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不容易從各種反應(yīng)條件的排組合中通過(guò)常規(guī)實(shí)驗(yàn)或者合理推測(cè)得出能夠解決技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)方案，而是需要大量反復(fù)實(shí)驗(yàn)或過(guò)度勞動(dòng)才能確定權(quán)利要求1的范圍。因此，第9525號(hào)決定和二審判決據(jù)此認(rèn)為本專(zhuān)利權(quán)利要求1沒(méi)有得到說(shuō)明書(shū)的支持，不符合專(zhuān)利法第二十六條第四款的規(guī)定，宣告專(zhuān)利權(quán)無(wú)效，并無(wú)不當(dāng)。
9.判斷外觀設(shè)計(jì)相同或者相近似的基本方法及應(yīng)關(guān)注的設(shè)計(jì)特征
在申請(qǐng)?jiān)賹徣吮咎锛佳泄I(yè)株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本田株式會(huì)社）與被申請(qǐng)人國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)）、原審第三人石家莊雙環(huán)汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)雙環(huán)公司）、河北新凱汽車(chē)制造有限公司破產(chǎn)清算組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)新凱公司）外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利權(quán)無(wú)效行政糾紛案〔（2010）行提字第3號(hào)〕中，最高人民法院分析了判斷外觀設(shè)計(jì)相同或者相近似的基本方法，并認(rèn)為，在判斷外觀設(shè)計(jì)是否相詞或者相近似時(shí)，因產(chǎn)品的共性設(shè)計(jì)特征對(duì)于一般消費(fèi)者的視覺(jué)效果的影響比較有限，應(yīng)關(guān)注更多地引起一般消費(fèi)者注意的其他設(shè)計(jì)特征的變化。
本案的基本案情是：本田株式會(huì)社是“汽車(chē)”外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本專(zhuān)利）的專(zhuān)利權(quán)人。雙環(huán)公司、新凱公司分別向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)申請(qǐng)宣告本專(zhuān)利無(wú)效。專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為，本專(zhuān)利與對(duì)比文件（以下簡(jiǎn)稱(chēng)證據(jù)1）屬于相近似的外觀設(shè)計(jì)，不符合專(zhuān)利法第二十三條的規(guī)定，于2006年3月7日作出第8105號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱(chēng)第8105號(hào)決定），宣告本專(zhuān)利無(wú)效。本田株式會(huì)社不服該決定，提起行政訴訟。經(jīng)對(duì)比，本專(zhuān)利與證據(jù)1的主要差別有：1.本專(zhuān)利前大燈呈不規(guī)則四邊形，證據(jù)1的前大燈呈近似梯形；2.本專(zhuān)利前保險(xiǎn)杠下方的兩側(cè)配置有霧燈，證據(jù)1中沒(méi)有霧燈；3.本專(zhuān)利與證據(jù)1汽車(chē)前部的護(hù)板均呈倒U形，但本專(zhuān)利護(hù)板內(nèi)設(shè)有水平隔片，其底部有小護(hù)牙，證據(jù)1護(hù)板內(nèi)設(shè)有縱向空格；4.本專(zhuān)利后組合燈從車(chē)頂向下延伸至車(chē)窗下部，證據(jù)1后組合燈基本與后車(chē)窗的高度相當(dāng)。此外，兩者在格柵、后保險(xiǎn)杠、后部車(chē)頂輪廓等方面亦有細(xì)微不同之處。北京市第一中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，本專(zhuān)利與在先設(shè)計(jì)均為汽車(chē)整車(chē)的外觀設(shè)計(jì)，一般消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)和使用過(guò)程中，對(duì)汽車(chē)的整體進(jìn)行觀察是實(shí)際生活中經(jīng)常出現(xiàn)的情形，故本專(zhuān)利與在先設(shè)計(jì)的比較應(yīng)采用整體觀察的方式。本專(zhuān)利與證據(jù)1的外觀設(shè)計(jì)雖存在一定的差別，但屬于局部的細(xì)微差別，且對(duì)于汽車(chē)整體外觀而言，一般消費(fèi)者更容易對(duì)汽車(chē)整體的設(shè)計(jì)風(fēng)格，輪廓形狀、組成部件的相互間比例關(guān)系等因素施以更多注意，二者的上述細(xì)微差別尚不足以使一般消費(fèi)者對(duì)兩者整體外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)生明顯的視覺(jué)差異。因此，本專(zhuān)利與證據(jù)1屬于相近似的外觀設(shè)計(jì)，本專(zhuān)利應(yīng)被宣告無(wú)效。遂判決維持第8105號(hào)決定。本田株式會(huì)社不服一審判決，提起上訴。北京市高級(jí)人民二審判決駁回上訴，維持一審判決。本田株式會(huì)社不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ禾釋彵景负笥?010年11月26日判決，撤銷(xiāo)一、二審判決以及第8105號(hào)決定。
最高人民法院再審認(rèn)為：判斷外觀設(shè)計(jì)是否相同或者相近似的基本方法是，基于被比設(shè)計(jì)產(chǎn)品的一般消費(fèi)者的知識(shí)水平和認(rèn)知能力，對(duì)被比設(shè)計(jì)與在先設(shè)計(jì)進(jìn)行整體觀察，綜合判斷兩者的差別對(duì)于產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)的視覺(jué)效果是否具有顯著影響。所謂“一般消費(fèi)者”，是指其對(duì)被比設(shè)計(jì)產(chǎn)品的同類(lèi)或者相近類(lèi)產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)狀況具有常識(shí)性的了解，對(duì)外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品之間在形狀、圖案以及色彩上的差別具有一定的分辨力，但不會(huì)注意到產(chǎn)品的形狀、圖案以及色彩的微小變化；所謂“常識(shí)性的了解”，是指通曉相關(guān)產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)狀況而不具備設(shè)計(jì)的能力，而非局限于基礎(chǔ)性、簡(jiǎn)單性的了解；所謂“整體”，包括產(chǎn)品可視部分的全部設(shè)計(jì)特征，而非其中某特定部分；所謂“綜合”，是指對(duì)能夠影響產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)整體視覺(jué)效果的所有因素的綜合。本案中，訴爭(zhēng)類(lèi)型汽車(chē)外觀設(shè)計(jì)的“整體”，不僅包括汽車(chē)的基本外形輪廓以及各部分的相互比例關(guān)系，還包括汽車(chē)的前面、側(cè)面、后面等，應(yīng)當(dāng)予以全面觀察。在綜合判斷時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)訴爭(zhēng)類(lèi)型汽車(chē)的特點(diǎn)，權(quán)衡諸部分對(duì)汽車(chē)外觀設(shè)計(jì)整體視覺(jué)效果的影響。就本案訴爭(zhēng)的汽車(chē)類(lèi)型而言，因此類(lèi)汽車(chē)的外形輪廓都比較接近，故該共性設(shè)計(jì)特征對(duì)于此類(lèi)汽車(chē)一般消費(fèi)者的視覺(jué)效果的影響比較有限。相反，汽車(chē)的前面、側(cè)面、后面等部位的設(shè)計(jì)特征的變化，則會(huì)更多地引起此類(lèi)汽車(chē)一般消費(fèi)者的注意。本案中，本專(zhuān)利所示汽車(chē)的外觀設(shè)計(jì)與證據(jù)1所示汽車(chē)的外觀設(shè)計(jì)相比，在前大燈、霧燈、前護(hù)板、格柵、側(cè)面車(chē)窗、后組合燈、后保險(xiǎn)杠、車(chē)頂輪廓等裝飾性較強(qiáng)部位均存在差別。特別是，本專(zhuān)利的汽車(chē)前大燈采用近似三角形的不規(guī)則四邊形設(shè)計(jì)，配合帶有小護(hù)牙的倒U形的前護(hù)板和中間帶有橫條的格柵；汽車(chē)側(cè)面后車(chē)窗采用不規(guī)則四邊形設(shè)計(jì)，且后窗玻璃與后組合燈之間由窗框所分離，配合車(chē)身上部與下部的平滑過(guò)渡；汽車(chē)后面采用后組合燈從車(chē)頂附近開(kāi)始一直延伸至后保險(xiǎn)杠翹起部的“上窄下寬”的柱形燈設(shè)計(jì)，配合帶有護(hù)牙的U形后保險(xiǎn)杠，都比較突出、醒目，具有較強(qiáng)的視覺(jué)沖擊力。顯然，這些差別對(duì)于本案訴爭(zhēng)類(lèi)型汽車(chē)的一般消費(fèi)者而言是顯而易見(jiàn)的，足以使其將本專(zhuān)利圖片所示汽車(chē)外觀設(shè)計(jì)與證據(jù)1汽車(chē)外觀設(shè)計(jì)的整體視覺(jué)效果區(qū)別開(kāi)來(lái)。因此，上述差別對(duì)于本專(zhuān)利與證據(jù)1汽車(chē)外觀設(shè)計(jì)的整體視覺(jué)效果具有顯著的影響，二者不屬于相近似的外觀設(shè)計(jì)。
10.外觀設(shè)計(jì)相同或者相近似判斷中對(duì)設(shè)計(jì)空間的考慮
在申請(qǐng)?jiān)賹徣藝?guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)）、浙江今飛機(jī)械集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)今飛公司）與被申請(qǐng)人浙江萬(wàn)豐摩輪有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)萬(wàn)豐公司）專(zhuān)利無(wú)效行政糾紛案〔（2010）行提字第5號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，設(shè)計(jì)空間對(duì)于確定相關(guān)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的一般消費(fèi)者的知識(shí)水平和認(rèn)知能力具有重要意義；在外觀設(shè)計(jì)相同或者相近似的判斷中，應(yīng)該考慮設(shè)計(jì)空間或者說(shuō)設(shè)計(jì)者的創(chuàng)作自由度，以便準(zhǔn)確確定該一般消費(fèi)者的知識(shí)水平和認(rèn)知能力；設(shè)計(jì)空間的大小是一個(gè)相對(duì)的概念，是可以變化的，在專(zhuān)利無(wú)效宣告程序中考量外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)空間，需要以專(zhuān)利申請(qǐng)日時(shí)的狀態(tài)為準(zhǔn)。
本案的基本案情是：萬(wàn)豐公司擁有名稱(chēng)為“摩托車(chē)車(chē)輪（82451）”的外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本專(zhuān)利）。針對(duì)本專(zhuān)利，今飛公司以本專(zhuān)利申請(qǐng)日以前已有與本專(zhuān)利相似的外觀設(shè)計(jì)在國(guó)內(nèi)出版物上公開(kāi)發(fā)表過(guò)為由，于2009年2月25日向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，并提交了附件13《Bike》雜志2005年9月號(hào)封面和封底復(fù)印件作為證據(jù)。專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為，附件13公開(kāi)了一款摩托車(chē)車(chē)輪的外觀設(shè)計(jì)（即在先設(shè)計(jì)），將本專(zhuān)利與在先設(shè)計(jì)進(jìn)行比較，二者的相同之處在于：均由輪輞、輻條、輪轂組成，輻條呈逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)狀分布且兩側(cè)平直，輪轂表面有加強(qiáng)筋。二者主要不同之處在于：本專(zhuān)利有五根輻條，而在先設(shè)計(jì)為六根輻條；本專(zhuān)利輻條一面為平滑，另一面表面有凹槽，而在先設(shè)計(jì)輻條表面為平滑和凹槽交替輪換；本專(zhuān)利與在先設(shè)計(jì)輪轂表面的加強(qiáng)筋圖案不同。摩托車(chē)車(chē)輪基本均由輪輞、輻條和輪轂三部分組成，圓形輪輞屬于車(chē)輪的慣常設(shè)計(jì)，相對(duì)輪輞，輻條的形狀設(shè)計(jì)通常對(duì)車(chē)輪的整體視覺(jué)效果更具有顯著的影響。本專(zhuān)利與在先設(shè)計(jì)在輻條兩側(cè)的形狀相同，區(qū)別僅在于在先設(shè)計(jì)比本專(zhuān)利多一根輻條，屬于局部細(xì)微的差別，而輻條表面凹槽和平滑的差異也屬于細(xì)微變化，對(duì)整體視覺(jué)效果不具有顯著影響。輪轂在使用狀態(tài)下通常會(huì)被支架遮擋一部分，故輪轂表面加強(qiáng)筋圖案的差別對(duì)整體效果不具有顯著影響。因此，二者屬于相近似的外觀設(shè)計(jì)，本專(zhuān)利不符合專(zhuān)利法（2000年修正）第二十三條的規(guī)定。遂作出第13657號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱(chēng)第13657號(hào)決定），宣告本專(zhuān)利全部無(wú)效。萬(wàn)豐公司不服該決定，提起行政訴訟。北京市第一中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，摩托車(chē)車(chē)輪受其所設(shè)定功能的限制，外觀變化的空間均為有限，其設(shè)計(jì)差異更易對(duì)整體視覺(jué)效果產(chǎn)生顯著的影響。本專(zhuān)利與在先設(shè)計(jì)之間的差別，已經(jīng)對(duì)整體視覺(jué)效果產(chǎn)生了顯著的影響，在該產(chǎn)品消費(fèi)者所具有的較高分辨能力下，足以排除混淆。遂判決撤銷(xiāo)第13657號(hào)決定，判令專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)重新作出決定。專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)、今飛公司上訴后，北京市高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，一審判決基于摩托車(chē)車(chē)輪產(chǎn)品在設(shè)計(jì)空間方面的限制認(rèn)定本專(zhuān)利與在先設(shè)計(jì)不屬于近似的外觀設(shè)計(jì)，結(jié)論正確，遂判決維持一審判決。專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)和今飛公司均不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ禾釋彵景负笥?010年12月23日作出再審判決，撤銷(xiāo)一、二審判決，維持第13657號(hào)決定。
最高人民法院再審認(rèn)為：設(shè)計(jì)空間是指設(shè)計(jì)者在創(chuàng)作特定產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)時(shí)的自由度。設(shè)計(jì)者在特定產(chǎn)品領(lǐng)域中的設(shè)計(jì)自由度通常要受到現(xiàn)有設(shè)計(jì)、技術(shù)、法律以及觀念等多種因素的制約和影響。特定產(chǎn)品的設(shè)計(jì)空間的大小與認(rèn)定該外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的一般消費(fèi)者對(duì)同類(lèi)或者相近類(lèi)產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)的知識(shí)水平和認(rèn)知能力具有密切關(guān)聯(lián)。對(duì)于設(shè)計(jì)空間極大的產(chǎn)品領(lǐng)域而言，由于設(shè)計(jì)者的創(chuàng)作自由度較高，該產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的外觀設(shè)計(jì)必然形式多樣、風(fēng)格迥異、異彩紛呈，該外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的一般消費(fèi)者就更不容易注意到比較細(xì)小的設(shè)計(jì)差別。相反，在設(shè)計(jì)空間受到很大限制的領(lǐng)域，由于創(chuàng)作自由度較小，該產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的外觀設(shè)計(jì)必然存在較多的相同或者相似之處，該外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的一般消費(fèi)者通常會(huì)注意到不同設(shè)計(jì)之間的較小區(qū)別?？梢?jiàn)，設(shè)計(jì)空間對(duì)于確定相關(guān)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的一般消費(fèi)者的知識(shí)水平和認(rèn)知能力具有重要意義。在外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利與在先設(shè)計(jì)相同或者相近似的判斷中，應(yīng)該考慮設(shè)計(jì)空間或者說(shuō)設(shè)計(jì)者的創(chuàng)作自由度，以便準(zhǔn)確確定該一般消費(fèi)者的知識(shí)水平和認(rèn)知能力。在考慮設(shè)計(jì)空間這一因素時(shí)，應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，設(shè)計(jì)空間的大小是一個(gè)相對(duì)的概念。在設(shè)計(jì)空間極大的產(chǎn)品領(lǐng)域和設(shè)計(jì)空間受到極大限制的產(chǎn)品領(lǐng)域這兩個(gè)極端之間，存在著設(shè)計(jì)空間由大到小的過(guò)渡狀態(tài)。同時(shí)，對(duì)于同一產(chǎn)品的設(shè)計(jì)空間而言，設(shè)計(jì)空間的大小也是可以變化的。隨著現(xiàn)有設(shè)計(jì)增多、技術(shù)進(jìn)步、法律變遷以及觀念變化等，設(shè)計(jì)空間既可能由大變小，也可能由小變大。因此，在專(zhuān)利無(wú)效宣告程序中考量外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)空間，需要以專(zhuān)利申請(qǐng)日時(shí)的狀態(tài)為準(zhǔn)。本案從專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)提供的證據(jù)來(lái)看，即使摩托車(chē)車(chē)輪均由輪輞、輻條和輪轂組成，且受到設(shè)定功能限制的情況下，其輻條的設(shè)計(jì)只要符合受力平衡的要求，仍可以有各種各樣的形狀，存在較大的設(shè)計(jì)空間。原審判決以摩托車(chē)車(chē)輪的設(shè)計(jì)空間有限為前提得出本專(zhuān)利與在先設(shè)計(jì)的區(qū)別致使兩者不相同也不相近似的結(jié)論，缺乏事實(shí)依據(jù)。二、著作權(quán)案件審判
11.戲曲音樂(lè)作品著作權(quán)權(quán)屬的審查及認(rèn)定
在申請(qǐng)?jiān)賹徣它S能華、許文霞、許文霆、許文露、許文雷（以下簡(jiǎn)稱(chēng)黃能華、許文霞等）與被申請(qǐng)人揚(yáng)州揚(yáng)子江音像有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)揚(yáng)子江公司）、汝金山侵犯著作權(quán)糾紛案〔（2010）民申字第556號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，在侵權(quán)之訴中，人民法院對(duì)相關(guān)權(quán)屬狀況進(jìn)行審查是查清案件事實(shí)的必要環(huán)節(jié)；涉案滬劇音樂(lè)中的唱腔音樂(lè)與開(kāi)幕曲、幕間曲及大合唱等場(chǎng)景音樂(lè)應(yīng)作為一個(gè)整體作品看待，在歷史上對(duì)涉案戲曲音樂(lè)曲作者署名不盡一致，且署名的案外人未參與侵權(quán)訴訟，無(wú)法查清相關(guān)事實(shí)的情況下，其中一位署名作者主張著作權(quán)歸己所有不應(yīng)予以支持。
本案的基本案情是：1954年至1963年，《上海新民報(bào)晚刊》等報(bào)紙上刊登的《家》、《王魁負(fù)桂英》、《兩代人》、《紅菱記》、《茶花女》、《為奴隸的母親》的演出公告中，作曲署名為水輝，演出單位為勤藝滬劇團(tuán)。該劇團(tuán)印制的上述6部戲劇及《龍鳳花燭》、《白鷺》、《妓女淚》、《星火燎原》的演出節(jié)目單與宣傳單上，作曲署名亦為水輝。上海音像出版社于1990年1月出版的滬劇錄音帶《為奴隸的母親》、上海音像出版社出版發(fā)行的VCD《楊飛飛滬劇專(zhuān)輯》中《為奴隸的母親》片斷的作曲署名均為水輝。中國(guó)唱片上海公司出版發(fā)行的《楊飛飛趙春芳藝術(shù)集錦》VCD（其中有《賣(mài)紅菱》、《妓女淚》）封面上有兩處作曲記載，一處為水輝，另一處為楊飛飛。黃能華、許文霞等提供的滬劇《為奴隸的母親》的曲譜的封面記載：水輝作曲、上海勤藝滬劇團(tuán)印、1955.11.8。許如輝又名水輝，于1987年1月4日去世，黃能華、許文霞等系許如輝的妻子與兒女。2005年8月25日，許文霞公證購(gòu)買(mǎi)了由揚(yáng)子江公司發(fā)行的VCD《滬劇?楊飛飛滬劇流派演唱會(huì)》1-3輯，該 VCD中包含上述10部戲劇的片斷或整部戲，演唱會(huì)的節(jié)目單及該VCD署名：作曲配器：汝金山。上海滬劇院向法院出具證明，汝金山由該劇院安排參加“楊飛飛滬劇流派演唱會(huì)”的音樂(lè)創(chuàng)作，該演唱會(huì)由該院協(xié)助演出。對(duì)于該 VCD中“歸家”唱段的合唱部分，經(jīng)組織各方當(dāng)事人將該部分合唱音樂(lè)與錄音帶滬劇《為奴隸的母親》（1962年勤藝滬劇團(tuán)伴奏演出）中的合唱音樂(lè)作比對(duì)，其中有二句完全相同，其余部分的音樂(lè)因唱詞改動(dòng)均作改動(dòng)與調(diào)整。上海文化出版社于1999年出版發(fā)行的《上海滬劇志》記載：勤藝滬劇團(tuán)由楊飛飛等人創(chuàng)建于1949年8月，楊飛飛任團(tuán)長(zhǎng)，趙春芳、丁國(guó)斌任副團(tuán)長(zhǎng)，作曲水輝、王國(guó)順。建團(tuán)后共整理、改編、創(chuàng)作劇目100余個(gè)，主要?jiǎng)∧坑小都摇贰ⅰ稙榕`的母親》、《茶花女》、《妓女淚》、《龍鳳花燭》、《賣(mài)紅菱》等。一審中，黃能華、許文霞等主張?jiān)S如輝是涉案10部滬劇的作曲，請(qǐng)求判令揚(yáng)子江公司、汝金山停止侵犯許如輝著作權(quán)的行為，揚(yáng)子江公司收回并銷(xiāo)毀侵權(quán)制品，揚(yáng)子江公司、汝金山在《新民晚報(bào)》上公開(kāi)致歉，賠償黃能華、許文霞等損失20萬(wàn)元及維權(quán)費(fèi)用10702.9元。上海市第一中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，涉案10部滬劇的唱腔音樂(lè)部分主要由楊飛飛等演員基于傳統(tǒng)曲調(diào)改編、創(chuàng)作完成，場(chǎng)景音樂(lè)系由許如輝創(chuàng)作，伴奏音樂(lè)部分為黃海濱等主胡伴奏人員與楊飛飛等演員密切配合的創(chuàng)作成果。涉案VCD所涉經(jīng)典唱段的音樂(lè)主要為唱腔音樂(lè)，其余為唱腔的伴奏音樂(lè)以及演唱會(huì)幕間曲、合唱等場(chǎng)景音樂(lè)，針對(duì)伴奏音樂(lè)部分，必須進(jìn)行曲譜比對(duì)。由于黃能華、許文霞等除提供了《為奴隸的母親》曲譜外，未能提供其他原始曲譜，故應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。通過(guò)對(duì)涉案VCD中《為奴隸的母親》“歸家”等唱段與黃能華、許文霞等提供的1955年曲譜進(jìn)行比對(duì)，演唱會(huì)VCD中《為奴隸的母親》“歸家”唱段的合唱部分在1955年曲譜中并無(wú)記載，二者唱詞音樂(lè)、場(chǎng)景音樂(lè)亦不相同，故黃能華、許文霞等主張汝金山抄襲了許如輝的原作曲內(nèi)容，侵犯其著作權(quán)，缺乏事實(shí)依據(jù)，遂判決對(duì)其訴訟請(qǐng)求不予支持。黃能華、許文霞等不服一審判決，以本案系侵權(quán)之訴，一審法院認(rèn)定案外人楊飛飛系涉案唱腔的設(shè)計(jì)者，違反“不告不理”訴訟程序等為由，提起上訴。上海市高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，五、六十年代的滬劇音樂(lè)是由老一輩戲曲藝術(shù)家、作曲、琴師等在傳統(tǒng)民間曲調(diào)的基礎(chǔ)上共同創(chuàng)作完成的合作作品。共同參與作品創(chuàng)作并作出獨(dú)創(chuàng)性貢獻(xiàn)的人員均是合作作者，共同享有與行使整個(gè)劇目音樂(lè)的著作權(quán)。黃能華、許文霞等主張涉案的滬劇音樂(lè)均由許如輝一人享有著作權(quán)，與事實(shí)不符，不予支持。許如輝作為勤藝滬劇團(tuán)的專(zhuān)職作曲，主要是從事開(kāi)幕曲、幕間曲等場(chǎng)景音樂(lè)、配器等部分的音樂(lè)創(chuàng)作，不代表對(duì)整個(gè)劇目中所有滬劇音樂(lè)元素的創(chuàng)作，唱段主要體現(xiàn)的是演員的唱腔音樂(lè)，就整個(gè)的唱段部分音樂(lè)乃至唱腔音樂(lè)而言，局部的過(guò)門(mén)、旋律的修飾不足以構(gòu)成著作權(quán)法意義上的“創(chuàng)作”，故許如輝不能因此而對(duì)唱腔音樂(lè)享有著作權(quán)。根據(jù)我國(guó)民事訴訟法和民事證據(jù)規(guī)則規(guī)定的舉證責(zé)任原則，黃能華、許文霞等應(yīng)當(dāng)首先舉證證明其對(duì)被訴侵權(quán)VCD所涉唱段的音樂(lè)享有著作權(quán)，然后再證明揚(yáng)子江公司、汝金山實(shí)施了侵犯其著作權(quán)的行為。一審法院根據(jù)當(dāng)事人提供的證據(jù)對(duì)VCD專(zhuān)輯中黃能華、許文霞等提出被侵權(quán)的涉案滬劇唱段音樂(lè)的權(quán)屬進(jìn)行審查并確定其歸屬是正確的。遂判決駁回上訴，維持一審判決。黃能華、許文霞等不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院?010年11月26日裁定駁回其再審申請(qǐng)。
最高人民法院審查認(rèn)為：根據(jù)本案系侵權(quán)之訴的具體情況，對(duì)相關(guān)權(quán)屬狀況進(jìn)行審查是查清案件事實(shí)的必要環(huán)節(jié)，原審法院對(duì)此進(jìn)行必要的審查是正確的。作為不同的地方戲曲，都有其基本的曲牌、曲調(diào)，任何一個(gè)地方戲曲劇目，都是在民間傳統(tǒng)曲牌、曲調(diào)的基礎(chǔ)上創(chuàng)作完成，且都經(jīng)歷了演出的劇目從沒(méi)有曲譜，到定腔定譜的發(fā)展過(guò)程。許如輝五、六十年代曾任上海勤藝滬劇團(tuán)的專(zhuān)職作曲，負(fù)責(zé)戲曲音樂(lè)的譜曲整合、總體設(shè)計(jì)、定腔定譜等工作，其參與了涉案滬劇音樂(lè)作品創(chuàng)作的事實(shí)應(yīng)該肯定。原審法院根據(jù)滬劇音樂(lè)產(chǎn)生、傳承和發(fā)展規(guī)律，并根據(jù)五、六十年代戲曲演出多以演員為主的特點(diǎn)，認(rèn)定涉案滬劇音樂(lè)系由老一輩戲曲表演藝術(shù)家及曲作者、琴師等共同創(chuàng)作完成，符合客觀事實(shí)。但原審法院在認(rèn)定共同創(chuàng)作的同時(shí)，又將涉案滬劇音樂(lè)中的唱腔音樂(lè)與開(kāi)幕曲、幕間曲及大合唱等場(chǎng)景音樂(lè)分開(kāi)，否認(rèn)了許如輝參與整體音樂(lè)創(chuàng)作的客觀事實(shí)不妥。本案各方當(dāng)事人對(duì)許如輝系涉案滬劇音樂(lè)中場(chǎng)景音樂(lè)的曲作者沒(méi)有爭(zhēng)議，爭(zhēng)議的焦點(diǎn)在于許如輝是否參與了唱腔音樂(lè)的創(chuàng)作。對(duì)此，根據(jù)雙方當(dāng)事人提供的證據(jù)及相關(guān)證人證言，由于不同時(shí)期、不同出版社出版發(fā)行的音像制品或報(bào)刊、雜志，對(duì)涉案滬劇音樂(lè)作品曲作者的署名不盡一致，即涉案相關(guān)滬劇劇目曲作者除許如輝外，還包括王國(guó)順、楊飛飛等人，在上述人員非本案當(dāng)事人，且楊飛飛作為證人出庭作證，堅(jiān)持自己系唱腔音樂(lè)的曲作者的情況下，黃能華、許文霞等主張涉案滬劇整體音樂(lè)（包括唱腔音樂(lè)）的著作權(quán)歸許如輝一人享有，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)。
12.作品登記是否構(gòu)成著作權(quán)意義上的發(fā)表
在申請(qǐng)?jiān)賹徣死ぢ?lián)（廈門(mén)）照相器材有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)坤聯(lián)公司）與深圳市寶安區(qū)公明八航五金塑膠廠（以下簡(jiǎn)稱(chēng)八航廠）、八航實(shí)業(yè)（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)八航公司）、他普實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)他普公司）侵犯著作權(quán)糾紛案〔（2010）民申字第281號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，作品登記的主要作用在于證明權(quán)利的歸屬，一般不構(gòu)成著作權(quán)法意義上的發(fā)表，在沒(méi)有其他證據(jù)的情況下不宜以此推定被告接觸過(guò)原告作品。
本案的基本案情是：坤聯(lián)公司職員創(chuàng)作了“取景標(biāo)貼（keep 20cm）”圖案，是用于貼在攝像機(jī)產(chǎn)品上的標(biāo)貼，該美術(shù)倒案左側(cè)為一只含有眉毛和眼睛的圖案，右邊是英文“keep 20cm”。坤聯(lián)公司與該職員簽署“職務(wù)作品確認(rèn)書(shū)”，確認(rèn)該作品為職務(wù)作品，坤聯(lián)公司享有除署名權(quán)之外之著作權(quán)。2004年7月15日，坤聯(lián)公司取得福建省版權(quán)局頒發(fā)的作品著作權(quán)登記證書(shū)，載明作品名稱(chēng)為“取景標(biāo)貼（keep 20cm）”，作品類(lèi)型為美術(shù)作品，所附的“作品創(chuàng)作說(shuō)明”中對(duì)作品進(jìn)行描述并有作品圖樣。八航公司、八航廠三種不同型號(hào)的攝像機(jī)產(chǎn)品取景器下方標(biāo)有“左側(cè)為眉毛和眼睛圖形，右側(cè)為keep 20cm”字樣的圖案，與坤聯(lián)公司作品稍有差別。坤聯(lián)公司以侵犯其著作權(quán)為由提起訴訟，廣東省深圳市中級(jí)人民法院以坤聯(lián)公司未證明八航公司等接觸過(guò)其作品為由，判決駁回其訴訟請(qǐng)求。廣東省高級(jí)人民法院維持一審判決。坤聯(lián)公司申請(qǐng)?jiān)賹?，最高人民法院?010年6月23日裁定駁回其再審申請(qǐng)。
最高人民法院審查認(rèn)為：坤聯(lián)公司主張八航廠、八航公司及他普公司侵犯其著作權(quán)，應(yīng)舉證證明被訴侵權(quán)標(biāo)貼系抄襲、復(fù)制其作品。本案中由于坤聯(lián)公司未能提供其作品與其產(chǎn)品一起公開(kāi)銷(xiāo)售的證據(jù)，故主張對(duì)方接觸其作品缺乏證據(jù)證明。根據(jù)國(guó)家版權(quán)局1994年發(fā)布的《作品自愿登記試行辦法》第一條規(guī)定，作品登記的主要目的是維護(hù)作者或其他著作權(quán)人和作品使用者的合法權(quán)益，有助于解決因著作權(quán)歸屬造成的糾紛，并為解決著作權(quán)糾紛提供初步證據(jù)?？梢?jiàn)，進(jìn)行登記的主要作用在于證明權(quán)利的歸屬。雖然該試行辦法規(guī)定有“作品登記應(yīng)實(shí)行計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)管理，并對(duì)公眾開(kāi)放”的內(nèi)容，但對(duì)登記機(jī)構(gòu)能否向公眾提供相關(guān)登記的作品未作規(guī)定。原審法院結(jié)合本案的具體情況，認(rèn)為作品登記不是著作權(quán)法意義上的發(fā)表，坤聯(lián)公司主張八航廠、八航公司、他普公司侵權(quán)不能成立，駁回其訴訟請(qǐng)求是正確的。
13.境外影視作品著作權(quán)人維護(hù)自己的合法權(quán)益不以獲得行政審批為條件
在申請(qǐng)?jiān)賹徣藦V東中凱文化發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中凱公司）與被申請(qǐng)人重慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)水木年華網(wǎng)吧（以下簡(jiǎn)稱(chēng)水木年華網(wǎng)吧）、羅昌穎侵犯著作權(quán)糾紛案〔（2010）民提字第39號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，境外影視作品著作權(quán)人維護(hù)自己的合法權(quán)益不以獲得行政審批為條件。
本案的基本案情是：2007年5月，韓國(guó)MBC公司將其擁有版權(quán)的電視連續(xù)劇《宮S》在中國(guó)大陸地區(qū)的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)獨(dú)家授權(quán)給中凱公司，并授權(quán)中凱公司處理中國(guó)大陸地區(qū)的盜版行為。經(jīng)2007年7月公證證明，使用水木年華網(wǎng)吧的電腦可在線(xiàn)播放《宮S》。2008年6月20日，中凱公司以水木年華網(wǎng)吧未經(jīng)授權(quán)傳播電視連續(xù)劇《宮S》、侵犯了其信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)為由提起訴訟，請(qǐng)求判令水木年華網(wǎng)吧停止侵權(quán)行為，賠償經(jīng)濟(jì)損失8萬(wàn)元、維權(quán)合理費(fèi)用3000元等。一審中，中凱公司提供了在中國(guó)大陸合法出版的《宮 S》 DVD，以證明涉案作品在中國(guó)大陸出版發(fā)行已經(jīng)獲得行政審批。重慶市第五中級(jí)人民法院一審認(rèn)定水木年華網(wǎng)吧侵犯了中凱公司享有的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)，判決水木年華網(wǎng)吧停止侵權(quán)行為、賠償中凱公司經(jīng)濟(jì)損失和合理費(fèi)用2萬(wàn)元等。水木年華網(wǎng)吧不服一審判決，提起上訴。重慶市高級(jí)人民法院二審查明，一審中，水木年華網(wǎng)吧辯稱(chēng)其使用的數(shù)據(jù)緩沖服務(wù)器是通過(guò)有償使用協(xié)議從重慶網(wǎng)盟公司取得，而網(wǎng)盟公司提供的“網(wǎng)吧院線(xiàn)”是通過(guò)北京網(wǎng)尚公司授權(quán)取得，水木年華網(wǎng)吧一審時(shí)提交了網(wǎng)盟公司出具的包年使用費(fèi)收據(jù)和網(wǎng)尚公司的網(wǎng)吧院線(xiàn)對(duì)水木年華網(wǎng)吧ICD授權(quán)的電子頁(yè)面截屏。中凱公司提供的公證光盤(pán)中，播放影片的網(wǎng)站頁(yè)面內(nèi)容是網(wǎng)吧院線(xiàn)的內(nèi)容，但是播放頁(yè)面的IP地址里包含有水木年華網(wǎng)吧的局域網(wǎng)地址；在互聯(lián)網(wǎng)上直接輸入該網(wǎng)址無(wú)法登陸網(wǎng)尚公司的網(wǎng)站。二審法院認(rèn)為，中凱公司享有涉案作品在中國(guó)大陸的獨(dú)家信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)，水木年華網(wǎng)吧在其局域網(wǎng)上傳播了涉案作品，侵犯了中凱公司的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)。水木年華網(wǎng)吧應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)的法律責(zé)任。根據(jù)水木年華網(wǎng)吧提供的證據(jù)，可以認(rèn)定其傳播的涉案作品系由有正規(guī)資質(zhì)的網(wǎng)尚公司有償提供，有合法來(lái)源，應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)尚公司承擔(dān)主要責(zé)任。但是鑒于水木年華網(wǎng)吧沒(méi)有提供與網(wǎng)尚公司的合作協(xié)議、許可使用合同等證據(jù)，審查不夠充分，法律手續(xù)不夠規(guī)范，存在一定過(guò)錯(cuò)，應(yīng)當(dāng)按照過(guò)錯(cuò)程度承擔(dān)賠償責(zé)任2000元（含中凱公司制止侵權(quán)的合理費(fèi)用1000元）。中凱公司無(wú)法證明涉案作品獲得了我國(guó)的行政審批，無(wú)權(quán)從事與涉案作品信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)有關(guān)的商業(yè)活動(dòng)及獲取報(bào)酬，因此不能獲得經(jīng)濟(jì)損失的賠償。水木年華網(wǎng)吧應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償金額中扣除合理費(fèi)用后，還有1000元因中凱公司無(wú)權(quán)收取，應(yīng)當(dāng)以不當(dāng)?shù)美枰允绽U，上繳國(guó)庫(kù)。據(jù)此，二審法院改判水木年華網(wǎng)吧停止侵權(quán)行為、賠償中凱公司制止侵權(quán)的合理費(fèi)用1000元，對(duì)水木年華網(wǎng)吧的不當(dāng)?shù)美?000元予以收繳。中凱公司向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彛罡呷嗣穹ㄔ翰枚ㄌ釋彵景?。中凱公司稱(chēng)，二審判決對(duì)水木年華網(wǎng)吧是否盡到合理審查義務(wù)、涉案作品是否由案外人提供等事實(shí)問(wèn)題的認(rèn)定沒(méi)有充分的依據(jù)，二審判決認(rèn)定涉案作品未經(jīng)行政審批錯(cuò)誤。水木年華網(wǎng)吧辯稱(chēng)，涉案作品被批準(zhǔn)進(jìn)口的日期為2007年10月9日，晚于中凱公司公證取證的時(shí)間2007年7月26日，因此，公證取證行為是違法的。最高人民法院于2010年9月14日作出再審判決，維持二審判決中關(guān)于水木年華網(wǎng)吧停止侵權(quán)行為、賠償中凱公司合理費(fèi)用1000元的內(nèi)容，加判水木年華網(wǎng)吧賠償中凱公司經(jīng)濟(jì)損失1000元，駁回中凱公司的其他訴訟請(qǐng)求等。
最高人民法院再審認(rèn)為:著作權(quán)人維護(hù)自己的合法權(quán)益并不以獲得進(jìn)口行政審批為條件，因此，中凱公司在2007年7月進(jìn)行公證取證并不違反法律規(guī)定。中凱公司提交了已合法出版的《宮S》DVD等證據(jù)，證明涉案作品已經(jīng)經(jīng)過(guò)行政審批，可以在我國(guó)合法傳播。二審判決認(rèn)定該事實(shí)有誤，予以糾正。水木年華網(wǎng)吧提交的證據(jù)尚不能證明涉案作品系由網(wǎng)尚公司有償提供。況且，水木年華網(wǎng)吧提交的網(wǎng)尚公司關(guān)于中國(guó)網(wǎng)吧院線(xiàn)的書(shū)面宣傳資料顯示，網(wǎng)吧可以自行添加或刪除其服務(wù)器中的影視劇文件。因此，不能認(rèn)定水木年華網(wǎng)吧在傳播涉案作品時(shí)盡到了必要的注意義務(wù)。對(duì)于權(quán)利人僅起訴網(wǎng)吧的案件，應(yīng)該考慮在局域網(wǎng)傳播作品的數(shù)量、對(duì)權(quán)利人經(jīng)濟(jì)利益損害的程度、網(wǎng)吧的侵權(quán)獲利水平等因素，合理確定賠償額。根據(jù)本案具體情形，二審判決確定的賠償額2000元（含維權(quán)合理費(fèi)用1000元）是基本適當(dāng)?shù)?；但是判決沒(méi)收不當(dāng)?shù)美m用法律不當(dāng)，應(yīng)予糾正。
14.買(mǎi)賣(mài)書(shū)號(hào)出版的圖書(shū)的復(fù)制發(fā)行主體及侵權(quán)行為的認(rèn)定
在申請(qǐng)?jiān)賹徣死铋L(zhǎng)福與被申請(qǐng)人中國(guó)文史出版社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)文史出版社）侵犯著作權(quán)糾紛案〔（2010）民提字第117號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，出版社賣(mài)書(shū)號(hào)給書(shū)商，由書(shū)商負(fù)責(zé)編輯、印刷或發(fā)行圖書(shū)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定書(shū)商是復(fù)制發(fā)行圖書(shū)的實(shí)質(zhì)主體。
本案的基本案情是：2001年4月13日，李長(zhǎng)福與文史出版社簽訂圖書(shū)出版合同約定，李長(zhǎng)福授予文史出版社在中國(guó)大陸出版發(fā)行《鄧小平理論辭典》作品漢字簡(jiǎn)體字文本的專(zhuān)有使用權(quán)；未經(jīng)雙方同意，不得將前述權(quán)利許可第三方使用；出版電子版或者許可第三方出版電子版須另行取得李長(zhǎng)福的書(shū)面授權(quán)；合同有效期為10年。李長(zhǎng)福發(fā)現(xiàn)，文史出版社未經(jīng)其許可，將正版圖書(shū)787×960開(kāi)本（以下簡(jiǎn)稱(chēng)960版）的未定稿交給書(shū)商姚智瑞，并賣(mài)書(shū)號(hào)給書(shū)商，由書(shū)商出版發(fā)行了787×1092開(kāi)本（含電子版光盤(pán)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)1092版）的侵權(quán)圖書(shū)，1092版及光盤(pán)有40余處錯(cuò)誤，遂起訴文史出版社未經(jīng)許可擅自出版的1092版及其光盤(pán)侵犯其著作權(quán)。北京市第一中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，文史出版社取得了出版發(fā)行《鄧小平理論辭典》漢字簡(jiǎn)體字文本的專(zhuān)有使用權(quán)，版本的決定權(quán)在文史出版社，其出版1092版紙質(zhì)印刷圖書(shū)并未超出合同約定范圍；但1092版所含光盤(pán)版，超出合同約定，既屬于違約又構(gòu)成侵權(quán)。遂判決文史出版社停止出版發(fā)行侵權(quán)的光盤(pán)版《鄧小平理論辭典》并賠償李長(zhǎng)福損失40000元等。李長(zhǎng)福不服一審判決，提起上訴。北京市高級(jí)人民法院二審以與一審判決基本相同的理由判決駁回上訴，維持一審判決。李長(zhǎng)福向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?，最高人民法院裁定提審本案。在再審時(shí)，文史出版社承認(rèn)其原社長(zhǎng)將錄有960版內(nèi)容的未定稿交給書(shū)商姚智瑞，合作出版了1092版；1092版由書(shū)商自行排版、印刷、發(fā)行；文史出版社向書(shū)商收取了8萬(wàn)元管理費(fèi)。最高人民法院于2010年11月30日作出再審判決，改判文史出版社停止出版發(fā)行1092版《鄧小平理論辭典》及其配套光盤(pán)，賠償李長(zhǎng)福損失及維權(quán)合理費(fèi)用15萬(wàn)元。
最高人民法院再審認(rèn)為：根據(jù)查明的事實(shí)，可以認(rèn)定1092版《鄧小平理論辭典》是文史出版社以合作出版為名，向書(shū)商姚智瑞收取管理費(fèi)，給書(shū)商辦理有關(guān)手續(xù)，由書(shū)商自行排版、印刷、發(fā)行的。文史出版社放棄了編輯、校對(duì)、印刷、復(fù)制、發(fā)行等職責(zé)，致使書(shū)商以文史出版社的名義從事非法出版活動(dòng)牟利，構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)書(shū)號(hào)行為。1092版圖書(shū)是書(shū)商從事非法出版活動(dòng)出版的出版物，其復(fù)制發(fā)行的主體實(shí)質(zhì)上已經(jīng)不是文史出版社，而是書(shū)商姚智瑞。雖然文史出版社主張1092版圖書(shū)為該社的合法出版物，并愿意對(duì)該版圖書(shū)出現(xiàn)錯(cuò)誤、未付酬等問(wèn)題承擔(dān)責(zé)任，但是因其主張與事實(shí)不符，不予采信。本案中1092版所附光盤(pán)是被控侵權(quán)的1092版圖書(shū)的組成部分。文史出版社賣(mài)書(shū)號(hào)給書(shū)商出版侵權(quán)圖書(shū)、將960版未定稿交給書(shū)商復(fù)制發(fā)行、出版電子版的行為，均侵犯了李長(zhǎng)福對(duì)其作品的復(fù)制發(fā)行權(quán)。
15.行政區(qū)劃地圖的可版權(quán)性及其保護(hù)程度
在申請(qǐng)?jiān)賹徣藙P與被申請(qǐng)人包頭市達(dá)茂聯(lián)合旗人民政府（以下簡(jiǎn)稱(chēng)達(dá)茂旗政府）、包頭市達(dá)茂聯(lián)合旗建設(shè)局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)達(dá)茂旗建設(shè)局）、包頭市達(dá)茂聯(lián)合旗國(guó)土資源局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)達(dá)茂旗國(guó)土資源局）、包頭市達(dá)茂聯(lián)合旗工商行政管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)達(dá)茂旗工商局）侵犯著作權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案〔（2008）民申字第47-1號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，獨(dú)立創(chuàng)作完成的地圖，如果在整體構(gòu)圖、客觀地理要素的選擇及表現(xiàn)形式上具有獨(dú)創(chuàng)性，可構(gòu)成著作權(quán)法意義上的作品；行政區(qū)劃圖中關(guān)于行政區(qū)的整體形狀、位置以及各內(nèi)設(shè)轄區(qū)的形狀和位置等，由于系客觀存在，表達(dá)方式非常有限，在認(rèn)定侵權(quán)時(shí)應(yīng)不予考慮。
本案的基本案情是：劉凱主張“達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗行政區(qū)劃圖”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《行政區(qū)劃圖》）系其繪制，該圖右下角標(biāo)注“達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗民政局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)達(dá)茂旗民政局）編制，包頭市民政局監(jiān)制2002年8月”，右上角標(biāo)有“內(nèi)部用圖”字樣。2004年6月，達(dá)茂旗政府、達(dá)茂旗建設(shè)局共同編制發(fā)行了《達(dá)茂旗旅游交通圖》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《旅游交通圖》）?！缎姓^(qū)劃圖》與《旅游交通圖》的對(duì)比情況如下：《行政區(qū)劃圖》包括各蘇木/鎮(zhèn)、行政村、自然村，《旅游交通圖》基本只包括到行政村，有很少量的自然村，主要是景點(diǎn)圖片。兩幅圖中關(guān)于達(dá)茂旗及各蘇木/鎮(zhèn)的整體輪廓相同，邊界線(xiàn)的畫(huà)法均為深淺兩種粉色，邊墻遺址（均為4處13段）和河流水庫(kù)（共9處）的畫(huà)法相同，18個(gè)圖例中9個(gè)相同。另外，《行政區(qū)劃圖》上達(dá)茂旗跟固陽(yáng)縣的交界線(xiàn)畫(huà)為兩橫一點(diǎn)，而根據(jù)圖例，旗縣界應(yīng)為一橫一點(diǎn)，《旅游交通圖》存在同樣的錯(cuò)誤。兩幅圖背景顏色不同，比例尺不同，角度不同，標(biāo)注的道路有所不同，《旅游交通圖》里沒(méi)有標(biāo)注***鄂博的區(qū)域。劉凱以被申請(qǐng)人侵犯其著作權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為由提起訴訟。內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市中級(jí)人民法院一審及內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院二審均認(rèn)為，《行政區(qū)劃圖》署名為達(dá)茂旗民政局，劉凱未能證明其為作者，遂判決駁回其訴訟請(qǐng)求。內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院再審認(rèn)為，劉凱不具有測(cè)繪資質(zhì)，《行政區(qū)劃圖》不具有獨(dú)創(chuàng)性，不受著作權(quán)法保護(hù)，遂判決維持原二審判決。劉凱不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院以原再審判決認(rèn)定《行政區(qū)劃圖》不具有獨(dú)創(chuàng)性、不受著作權(quán)法保護(hù)理由有誤，但其結(jié)論正確為由，于2010年9月21日裁定駁回其再審申請(qǐng)。
最高人民法院審查認(rèn)為：1.關(guān)于《行政區(qū)劃圖》是否構(gòu)成受著作權(quán)法保護(hù)的作品以及劉凱是否該圖的作者和著作權(quán)人。著作權(quán)法所保護(hù)的作品，是指文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)具有獨(dú)創(chuàng)性并能以某種有形形式進(jìn)行復(fù)制的智力成果。根據(jù)我國(guó)著作權(quán)法規(guī)定，有獨(dú)創(chuàng)性的地圖屬于著作權(quán)法保護(hù)的圖形作品。本案中《行政區(qū)劃圖》系劉凱獨(dú)立創(chuàng)作完成，在整體構(gòu)圖、客觀地理要素的選擇及表現(xiàn)形式上具有獨(dú)創(chuàng)性，構(gòu)成著作權(quán)法意義上的作品，劉凱作為該圖的作者，依法享有著作權(quán)。2.關(guān)于達(dá)茂旗政府、達(dá)茂旗建設(shè)局出版發(fā)行《旅游交通圖》是否構(gòu)成對(duì)《行政區(qū)劃圖》著作權(quán)的侵犯。根據(jù)《行政區(qū)劃面》和《旅游交通圖》的對(duì)比情況可知，《旅游交通圖》主要利用了《行政區(qū)劃圖》關(guān)于達(dá)茂旗及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木的整體輪廓和結(jié)構(gòu)，在此基礎(chǔ)上添加景點(diǎn)圖片而成。由于達(dá)茂旗的整體形狀、位置以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木的形狀和位置是客觀存在的，其表達(dá)方式非常有限，《旅游交通圖》對(duì)于劉凱具有獨(dú)創(chuàng)性的部分僅有少量使用，如邊界線(xiàn)的顏色、邊墻遺址的畫(huà)法等，從整體上來(lái)看，不構(gòu)成對(duì)《行政區(qū)劃圖》的復(fù)制，可不視為對(duì)劉凱著作權(quán)的侵犯。三、商標(biāo)案件審判
（一）商標(biāo)民事案件審判
16.判斷商標(biāo)近似時(shí)對(duì)被訴侵權(quán)人的主觀意圖、相關(guān)標(biāo)識(shí)使用的歷史和現(xiàn)狀等因素的考慮
在上訴人（法國(guó)）拉科斯特股份有限公司（LACOSTE）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)拉科斯特公司）與被上訴人（新加坡）鱷魚(yú)國(guó)際機(jī)構(gòu)私人有限公司（CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鱷魚(yú)國(guó)際公司）、上海東方鱷魚(yú)服飾有限公司北京分公司侵犯商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)糾紛案〔（2009）民三終字第3號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)意義上的商標(biāo)近似應(yīng)當(dāng)是指混淆性近似，即足以造成市場(chǎng)混淆的近似；由于不同案件訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)涉及情況的復(fù)雜性，認(rèn)定商標(biāo)近似除通常要考慮其構(gòu)成要素的近似程度外，還可以根據(jù)案件的具體情況，綜合考慮被訴侵權(quán)人的主觀意圖、注冊(cè)商標(biāo)與訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)使用的歷史和現(xiàn)狀等其他相關(guān)因素，在此基礎(chǔ)上認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)是否構(gòu)成混淆性近似。
本案的基本案情是：拉科斯特公司創(chuàng)辦于1933年，同年在法國(guó)注冊(cè)“鱷魚(yú)圖形”商標(biāo)。1980年至1999年，拉科斯特公司在中國(guó)注冊(cè)了第141103號(hào)、第879258號(hào)、第1318589號(hào)“鱷魚(yú)圖形”商標(biāo)及第940231號(hào)“鱷魚(yú)圖形+LACOSTE”商標(biāo)，前述注冊(cè)商標(biāo)分別核定使用在第25類(lèi)和第18類(lèi)相關(guān)商品上。拉科斯特公司產(chǎn)品于1984年正式進(jìn)入中國(guó)，1994年在中國(guó)上海設(shè)立第一個(gè)專(zhuān)柜。鱷魚(yú)國(guó)際公司前身系陳賢進(jìn)于1943年在新加坡創(chuàng)辦的利生民公司，1983年更名為現(xiàn)名稱(chēng)。利生民公司于1949年申請(qǐng)并于1951年在新加坡獲準(zhǔn)注冊(cè)了“crocodile+鱷魚(yú)圖形”商標(biāo)。1951年，利生民公司在第25類(lèi)商品上分別在新加坡、香港注冊(cè)了鱷魚(yú)圖形商標(biāo)。1952年至1954年，利生民公司在第25類(lèi)商品上分別在印度、沙撈越、沙巴（洲）、馬來(lái)西亞等國(guó)家和地區(qū)注冊(cè)了鱷魚(yú)圖形商標(biāo)。1959年，利生民公司在日本注冊(cè)了鱷魚(yú)圖形商標(biāo)。1961年至2003年，鱷魚(yú)國(guó)際公司分別在文萊、印度尼西亞、斯里蘭卡、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)、蒙古、尼泊爾、朝鮮、摩洛哥、沙特阿拉伯、斐濟(jì)等國(guó)家和地區(qū)在第25類(lèi)商品上注冊(cè)了鱷魚(yú)圖形商標(biāo)。鱷魚(yú)國(guó)際公司于1994年在中國(guó)上海開(kāi)設(shè)第一個(gè)專(zhuān)賣(mài)店，于1993年、1994年向中國(guó)大陸申請(qǐng)注冊(cè)“CARTEL0及鱷魚(yú)圖形”商標(biāo)，使用商品分別為第25類(lèi)和第18類(lèi)，該兩商標(biāo)已經(jīng)于2007年被生效判決核準(zhǔn)注冊(cè)。利生民公司曾于1969年在日本大阪提起民事訴訟，指控拉科斯特公司的銷(xiāo)售商侵犯其商標(biāo)權(quán)。1973年雙方在大阪高等法院達(dá)成和解，利生民公司同意拉科斯特公司在日本注冊(cè)“鱷魚(yú)圖形”商標(biāo)。1983年6月17日，雙方還簽訂和解協(xié)議。1995年，拉科斯特公司發(fā)現(xiàn)鱷魚(yú)國(guó)際公司在中國(guó)建立了多家店面，其招牌上印有寫(xiě)實(shí)風(fēng)格的鱷魚(yú)圖形，銷(xiāo)售標(biāo)有“鱷魚(yú)圖形”商標(biāo)的服裝產(chǎn)品。2000年5月11日，拉科斯特公司以鱷魚(yú)國(guó)際公司侵犯其注冊(cè)商標(biāo)權(quán)為由提起訴訟。北京市高級(jí)人民法院一審認(rèn)為，根據(jù)本案查明的事實(shí)，鱷魚(yú)國(guó)際公司之行為不同于刻意仿冒名牌奢侈品的假冒行為，其在主觀上并無(wú)利用拉科斯特公司的品牌聲譽(yù)，造成消費(fèi)者混淆、誤認(rèn)之故意；鱷魚(yú)國(guó)際公司的系列商標(biāo)標(biāo)識(shí)經(jīng)過(guò)在中國(guó)大陸市場(chǎng)上大規(guī)模、長(zhǎng)時(shí)間使用后，客觀上也已經(jīng)建立起特定的商業(yè)聲譽(yù)。而且，被訴侵權(quán)產(chǎn)品標(biāo)示的并非僅為“鱷魚(yú)圖形”，還標(biāo)有“CARTEL0”及“CARTEL0及鱷魚(yú)圖形”，所有這些作為一個(gè)整體，使得被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有了整體識(shí)別性，能夠有效地與其他標(biāo)有鱷魚(yú)形象的商品相區(qū)別。有鑒于此，根據(jù)整體比對(duì)、綜合判斷的原則，拉科斯特公司與鱷魚(yú)國(guó)際公司的系列商標(biāo)標(biāo)識(shí)作為整體，二者之間已經(jīng)形成了顯著性的區(qū)別特征。兩者無(wú)論在實(shí)際購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)還是在商品售出后使用中均不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆和誤認(rèn)。鱷魚(yú)國(guó)際公司在被訴侵權(quán)產(chǎn)品上單獨(dú)使用“鱷魚(yú)圖形”的行為，亦不侵犯拉科斯特公司的注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。遂判決駁回拉科斯特公司的訴訟請(qǐng)求。拉科斯特公司不服一審判決，提起上訴。最高人民法院于2010年12月29日作出二審判決，駁回上訴，維持原判。
最高人民法院二審認(rèn)為：2001年修訂前的商標(biāo)法第三十八條第（一）項(xiàng)規(guī)定，“未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人的許可，在同一種商品或者類(lèi)似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的”，構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)行為?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干伺題的解釋》第九條第二款規(guī)定：“商標(biāo)法（指2001年10月27日修訂的商標(biāo)法-引注）第五十二條第（一）項(xiàng)規(guī)定的商標(biāo)近似是指被控侵權(quán)的商標(biāo)與原告的注冊(cè)商標(biāo)相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關(guān)公眾對(duì)商品的來(lái)源產(chǎn)生誤認(rèn)或者認(rèn)為其來(lái)源與原告注冊(cè)商標(biāo)的商品有特定的聯(lián)系”。參照該司法解釋規(guī)定及根據(jù)審判實(shí)際，認(rèn)定被訴標(biāo)識(shí)與原告請(qǐng)求保護(hù)的注冊(cè)商標(biāo)是否構(gòu)成修訂前的商標(biāo)法第三十八條第（一）項(xiàng)規(guī)定的近似商標(biāo)，通常要根據(jù)訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)文字的字形、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色等構(gòu)成要素的近似性進(jìn)行判斷，且將是否造成混淆作為重要判斷因素。因此，侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)意義上的商標(biāo)近似應(yīng)當(dāng)是指混淆性近似，即足以造成市場(chǎng)混淆的近似。由于不同案件訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)涉及情況的復(fù)雜性，認(rèn)定商標(biāo)近似除通常要考慮其構(gòu)成要素的近似程度外，還可以根據(jù)案件的具體情況，綜合考慮其他相關(guān)因素，在此基礎(chǔ)上認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)是否構(gòu)成混淆性近似。訴爭(zhēng)商標(biāo)雖然在構(gòu)成要素上具有近似性，但綜合考量其他相關(guān)因素，仍不能認(rèn)定其足以造成市場(chǎng)混淆的，不認(rèn)定其構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)意義上的近似商標(biāo)。本案中，鱷魚(yú)國(guó)際公司使用的被訴標(biāo)識(shí)鱷魚(yú)圖形與拉科斯特公司的系列注冊(cè)商標(biāo)相比，其均為鱷魚(yú)圖形，具有一定的近似性，但鱷魚(yú)國(guó)際公司使用的被訴標(biāo)識(shí)鱷魚(yú)頭部朝向、體型、鱗片、顏色均與拉科斯特公司主張權(quán)利的鱷魚(yú)圖形不同。特別是，雙方之間的訴爭(zhēng)商標(biāo)在相關(guān)市場(chǎng)中具有特殊的形成歷史和發(fā)展歷程，有特殊的使用和共存狀況，在本案中認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)是否構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)意義上的近似商標(biāo)，既不能割裂各自形成和發(fā)展的歷史，又不能無(wú)視相互之間的共存過(guò)程和使用狀態(tài)，否則，就難以作出公平合理的裁判。就本案訴爭(zhēng)商標(biāo)具體情況而言，認(rèn)定其是否近似僅僅比對(duì)標(biāo)識(shí)本身的近似性是不夠的，還必須綜合考量鱷魚(yú)國(guó)際公司的主觀意圖、雙方共存和使用的歷史與現(xiàn)狀等因素，結(jié)合相關(guān)市場(chǎng)實(shí)際，進(jìn)行公平合理的判斷。首先，本案事實(shí)足以表明，鱷魚(yú)國(guó)際公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后使用相關(guān)商標(biāo)，主要是對(duì)其已有商標(biāo)的沿用，且在實(shí)際使用中也有意區(qū)分訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)。其次，從相關(guān)國(guó)際市場(chǎng)看，雙方訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)在亞洲部分國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)長(zhǎng)期形成共存和使用的國(guó)際市場(chǎng)格局。再次，從訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)在中國(guó)市場(chǎng)的共存和使用情況看，兩者在中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)已擁有各自的相關(guān)公眾，在市場(chǎng)上均已形成客觀的劃分，已成為可區(qū)別的標(biāo)識(shí)。綜上，鱷魚(yú)國(guó)際公司使用的被訴標(biāo)識(shí)與拉科斯特公司請(qǐng)求保護(hù)的注冊(cè)商標(biāo)不構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)意義上的混淆性近似，不足以對(duì)拉科斯特公司的注冊(cè)商標(biāo)造成損害。
17.判斷商標(biāo)近似時(shí)對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的顯著性和知名度等因素的考慮
在申請(qǐng)?jiān)賹徣撕鲜∪A光機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)華光機(jī)械公司）、湖南省嘉禾縣華光鋼鋤廠（以下簡(jiǎn)稱(chēng)華光鋼鋤廠）與被申請(qǐng)人湖南省嘉禾縣鍛造廠（以下簡(jiǎn)稱(chēng)嘉禾縣鍛造廠）、郴州市伊斯達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)伊斯達(dá)公司）侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛案〔（2010）民提字第27號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第九條和第十條的規(guī)定，在商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件中，認(rèn)定被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)與主張權(quán)利的注冊(cè)商標(biāo)是否近似，應(yīng)當(dāng)視所涉商標(biāo)或其構(gòu)成要素的顯著程度、市場(chǎng)知名度等具體情況，在考慮和對(duì)比文字的字形、讀音和含義，圖形的構(gòu)圖和顏色，或者各構(gòu)成要素的組合結(jié)構(gòu)等基礎(chǔ)上，對(duì)其整體或者主要部分是否具有市場(chǎng)混淆的可能性進(jìn)行綜合分析判斷。
本案的基本案情是：嘉禾縣鍛造廠成立于1997年11月，經(jīng)營(yíng)范圍為鋼鋤等。伊斯達(dá)公司成立于2000年11月，經(jīng)營(yíng)范圍為五金工具、農(nóng)具生產(chǎn)等產(chǎn)品的批發(fā)零售、自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口。嘉禾縣鍛造廠于2001年以“雉雞”中文文字和雞圖案組合作為商標(biāo)向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)商標(biāo)局）申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)并獲得核準(zhǔn)，商標(biāo)注冊(cè)號(hào)為第1641855號(hào)，核定使用商品第8類(lèi)鋤頭等。2002年1月1日，嘉禾縣鍛造廠與伊斯達(dá)公司簽訂合同，許可伊斯達(dá)公司使用第1641855號(hào)商標(biāo)。嘉禾縣鍛造廠、伊斯達(dá)公司均生產(chǎn)鋼鋤并使用“雉雞”中文文字和雉雞圖案組合商標(biāo)，其產(chǎn)品出口銷(xiāo)往非洲和東南亞等國(guó)家。華光鋼鋤廠成立于1997年，經(jīng)營(yíng)范圍為鋼鋤等生產(chǎn)及銷(xiāo)售。華光機(jī)械公司經(jīng)營(yíng)范圍為工具等生產(chǎn)及銷(xiāo)售。華光鋼鋤廠于1999年開(kāi)始使用“銀雞”中英文和雞圖案組合商標(biāo)。華光鋼鋤廠于2000年2月以“銀雞”中文和拼音“YINJI”組合作商標(biāo)，向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)并獲得核準(zhǔn)，商標(biāo)注冊(cè)號(hào)為第1364633號(hào)，核定使用商品第8類(lèi)鋤頭等。嘉禾縣鍛造廠、伊斯達(dá)公司和華光機(jī)械公司、華光鋼鋤廠均生農(nóng)用鋼鋤，其外形、尺寸基本相同。嘉禾縣鍛造廠、伊斯達(dá)公司在其生產(chǎn)的鋼鋤上使用“雉雞”中文文字和雞（雞頭向右，雞尾朝左）圖案，并標(biāo)有英文“JOGOOBRAND”及“中國(guó)制造”中英文加棱形圖案商標(biāo)。華光鋼鋤廠、華光機(jī)械公司在其生產(chǎn)的鋼鋤上使用“銀雞”和雞（雞尾朝右，雞頭向左并反向向右）圖案，并標(biāo)有英文“SILVERCOCK”及“中國(guó)制造”中英文加棱形圖案商標(biāo)。嘉禾縣鍛造廠2002年至2006年出口鋼鋤價(jià)值分別為美元47萬(wàn)元、14萬(wàn)元、45萬(wàn)元、7萬(wàn)元、401萬(wàn)元。伊斯達(dá)公司2002年至2005年出口鋼鋤價(jià)值分別為美元101萬(wàn)元、153萬(wàn)元、151萬(wàn)元、389萬(wàn)元。華光鋼鋤廠2002年至2005年出口鋼鋤價(jià)值分別為美元63萬(wàn)元、64萬(wàn)元、73萬(wàn)元、73萬(wàn)元。華光機(jī)械公司2006年出口鋼鋤價(jià)值為282萬(wàn)美元。2007年1月12日，嘉禾縣鍛造廠、伊斯達(dá)公司以華光鋼鋤廠、華光機(jī)械公司生產(chǎn)和出口的“銀雞”牌鋼鋤侵犯其“雉雞”牌注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)為由提起訴訟。湖南省郴州市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，華光鋼鋤廠、華光機(jī)械公司使用的“銀雞”中文文字加雞圖案商標(biāo)，與嘉禾縣鍛造廠擁有的“雉雞”中文文字加雞圖案的注冊(cè)商標(biāo)從文字、圖案、顏色、圖形相比較，二者在視覺(jué)上基本無(wú)差別，容易使相關(guān)公眾對(duì)商品的來(lái)源產(chǎn)生誤認(rèn)或者認(rèn)為其來(lái)源與嘉禾縣鍛造廠注冊(cè)商標(biāo)的商品有特定的聯(lián)系，侵犯了嘉禾縣鍛造廠注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，遂判決華光鋼鋤廠、華光機(jī)械公司停止侵權(quán)并賠償人民幣50萬(wàn)元。華光鋼鋤廠、華光機(jī)械公司不服一審判決，提起上訴。湖南省高級(jí)人民法院經(jīng)審理，對(duì)華光鋼鋤廠稱(chēng)其早在1999年就開(kāi)始使用“銀雞”中英文和雞圖案商標(biāo)的事實(shí)不予認(rèn)定，認(rèn)為一審判決基本正確，判決駁回上訴，維持一審判決。華光鋼鋤廠、華光機(jī)械公司不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ禾釋徍笥?010年6月24日作出再審判決，撤銷(xiāo)一、二審判決，駁回嘉禾縣鍛造廠、伊斯達(dá)公司訴訟請(qǐng)求。
最高人民法院再審認(rèn)為：根據(jù)民事優(yōu)勢(shì)證據(jù)原則，對(duì)一審法院查明的華光鋼鋤廠早在1999年就開(kāi)始使用“銀雞”中英文和雞圖案商標(biāo)的事實(shí)予以確認(rèn)。嘉禾縣鍛造廠的注冊(cè)商標(biāo)與華光鋼鋤廠、華光機(jī)械公司使用的銀雞標(biāo)識(shí)均由雞圖形和相關(guān)雞文字組成。經(jīng)比對(duì)，兩者雞圖形從視覺(jué)上看有明顯不同，“雉雞”、“銀雞”文字在視覺(jué)及呼叫上亦有明顯區(qū)別，被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)主色調(diào)為綠白兩色，且有菱形邊框，從整體上比較，也與嘉禾縣鍛造廠的注冊(cè)商標(biāo)有明顯的區(qū)別。此外根據(jù)最高人民法院查明的事實(shí)，在生產(chǎn)鋤頭等產(chǎn)品的行業(yè)內(nèi)，以“雞”圖形+文字的商標(biāo)被較廣泛的注冊(cè)、使用。嘉禾鍛造廠也未提交其第1641855號(hào)“雉雞及圖”注冊(cè)商標(biāo)在1999年以前具有較高知名度的相關(guān)證據(jù)，且在嘉禾鍛造廠的第1641855號(hào)“雉雞及圖”商標(biāo)注冊(cè)之前，華光鋼鋤廠已經(jīng)在其生產(chǎn)、銷(xiāo)售的鋼鋤上使用了銀雞中英文和雞圖案商標(biāo)，根據(jù)本案現(xiàn)有證據(jù)難以認(rèn)定華光鋼鋤廠有借用嘉禾鍛造廠的注冊(cè)商標(biāo)聲譽(yù)的主觀故意。此外，根據(jù)原審法院查明的事實(shí)，在嘉禾縣鍛造廠提起本案訴訟之前，華光鋼鋤廠、華光機(jī)械公司與嘉禾縣鍛造廠、伊斯達(dá)公司在其各自生產(chǎn)、銷(xiāo)售的鋼鋤上對(duì)相關(guān)商標(biāo)均進(jìn)行了大規(guī)模的使用，僅本案訴訟發(fā)生之前6年的各自的出口產(chǎn)值均已超過(guò)數(shù)百萬(wàn)美元。因此，華光鋼鋤廠、華光機(jī)械公司和嘉禾縣鍛造廠、伊斯達(dá)公司雖然處于同一地區(qū)，雙方的鋤頭等產(chǎn)品均多數(shù)銷(xiāo)往國(guó)外市場(chǎng)，相關(guān)公眾已經(jīng)將兩者的商標(biāo)區(qū)別開(kāi)來(lái)，已經(jīng)形成了各自穩(wěn)定的市場(chǎng)。綜合考慮以上因素，華光鋼鋤廠、華光機(jī)械公司使用的銀雞中英文和雞圖案商標(biāo)和嘉禾縣鍛造廠享有注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的第1641855號(hào)“雉雞及圖”商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)。
18.企業(yè)字號(hào)與他人在先注冊(cè)商標(biāo)沖突的處理規(guī)則
在申請(qǐng)?jiān)賹徣送鯇溩樱ù筮B）餐飲有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)大連王將公司）與被申請(qǐng)人李惠廷侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)糾紛案〔（2010）民提字第15號(hào)〕中，最高人民法院明確了企業(yè)字號(hào)與他人在先注冊(cè)商標(biāo)沖突案件的處理規(guī)則，指出停止使用企業(yè)名稱(chēng)與規(guī)范使用企業(yè)名稱(chēng)是兩種不同的責(zé)任方式，并明確了適用這兩種責(zé)任方式的具體情形。
本案的基本案情是：2003年李惠廷獲準(zhǔn)在第43類(lèi)飯店、快餐館等服務(wù)上注冊(cè)“王將”商標(biāo)，并在其在哈爾濱市經(jīng)營(yíng)的餐館中使用“王將”商標(biāo)。2005年1月，日本王將株式會(huì)社投資成立的大連餃子的王將餐飲有限公司獲批成立。同年11月，經(jīng)核準(zhǔn)變更名稱(chēng)為王將餃子（大連）餐飲有限公司。大連王將公司在其經(jīng)營(yíng)的餐館招牌、店內(nèi)筷子套等餐具包裝、菜譜、茶具上使用了“王將”字樣服務(wù)標(biāo)識(shí)以及在菜譜、茶具及發(fā)票印鑒上使用了“王將”字樣服務(wù)標(biāo)識(shí)。李惠廷起訴認(rèn)為大連王將公司的行為侵犯其商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，請(qǐng)求判令大連王將公司停止侵權(quán)行為、變更企業(yè)名稱(chēng)、公開(kāi)賠禮道歉并賠償經(jīng)濟(jì)損失。遼寧省大連市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，大連王將公司注冊(cè)包含“王將”字號(hào)的企業(yè)名稱(chēng)在李惠廷“王將”文字商標(biāo)注冊(cè)之后，且其經(jīng)營(yíng)范圍包含在李惠廷注冊(cè)商標(biāo)的核定服務(wù)項(xiàng)目范圍之內(nèi)，大連王將公司在同業(yè)經(jīng)營(yíng)中使用與李惠廷注冊(cè)商標(biāo)相同的文字，足以使相關(guān)消費(fèi)者對(duì)餐服務(wù)的來(lái)源以及不同經(jīng)營(yíng)者之間是否具有關(guān)聯(lián)關(guān)系等產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，屬于商標(biāo)法規(guī)定的給他人注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)造成其他損害的行為。同時(shí)，大連王將公司使用與注冊(cè)商標(biāo)相同的“王將”文字和相近似的“王將”服務(wù)標(biāo)識(shí)，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。遂判決大連王將公司在李惠廷“王將”商標(biāo)注冊(cè)證核定服務(wù)項(xiàng)目的范圍內(nèi)停止使用含有“王將”字樣的企業(yè)名稱(chēng)、立即停止使用“王將”和“王將”字樣的服務(wù)標(biāo)識(shí)并賠償李惠廷經(jīng)濟(jì)損失。大連王將公司不服一審判決，提起上訴，遼寧省高級(jí)人民法院二審維持一審判決。大連王將公司不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院提審本案后?010年6月24日作出再審判決，撤銷(xiāo)了原審判決關(guān)于大連王將公司停止使用含有“王將”字樣的企業(yè)名稱(chēng)與停止使用“王將”和“王將”字樣的服務(wù)標(biāo)識(shí)的判項(xiàng)，改判大連王將公司規(guī)范使用其企業(yè)名稱(chēng)，停止突出使用“王將”和“王將”等侵犯李惠廷注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的行為，并賠償李惠廷經(jīng)濟(jì)損失等。
最高人民法院再審認(rèn)為：注冊(cè)商標(biāo)和企業(yè)名稱(chēng)均是依照相應(yīng)的法律程序獲得的標(biāo)志權(quán)利，分屬不同的標(biāo)志序列，依照相應(yīng)法律受到相應(yīng)的保護(hù)。對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)與企業(yè)名稱(chēng)之間的糾紛，人民法院應(yīng)當(dāng)區(qū)分不同的情形，按照誠(chéng)實(shí)信用、維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)和保護(hù)在先權(quán)利等原則，依法處理。如果注冊(cè)使用企業(yè)名稱(chēng)本身具有不正當(dāng)性，比如不正當(dāng)?shù)貙⑺司哂休^高知名度的在先注冊(cè)商標(biāo)作為字號(hào)注冊(cè)登記為企業(yè)名稱(chēng)，即使規(guī)范使用仍足以產(chǎn)生市場(chǎng)混淆的，可以按照不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)處理；如果是不規(guī)范使用企業(yè)名稱(chēng)，在相同或者類(lèi)似商品上突出使用與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或相近的企業(yè)的字號(hào)，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，屬于給他人注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)造成其他損害的行為，依法按照侵犯商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)行為處理。相應(yīng)地，人民法院應(yīng)當(dāng)依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱(chēng)與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條的規(guī)定，根據(jù)原告的訴訟請(qǐng)求和案件具體情況，確定被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任。如果不正當(dāng)?shù)貙⑺司哂休^高知名度的在先注冊(cè)商標(biāo)作為字號(hào)注冊(cè)登記為企業(yè)名稱(chēng)，注冊(cè)使用企業(yè)名稱(chēng)本身即是違法，不論是否突出使用均難以避免產(chǎn)生市場(chǎng)混淆的，可以根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求判決停止使用或者變更該企業(yè)名稱(chēng)；如果企業(yè)名稱(chēng)的注冊(cè)使用并不違法，只是因突出使用其中的字號(hào)而侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的，判決被告規(guī)范使用企業(yè)名稱(chēng)、停止突出使用行為即足以制止被告的侵權(quán)行為，因此這種情況下不宜判決停止使用或者變更企業(yè)名稱(chēng)。規(guī)范使用企業(yè)名稱(chēng)與停止使用或變更企業(yè)名稱(chēng)是兩種不同的責(zé)任承擔(dān)方式，不能因突出使用企業(yè)名稱(chēng)中的字號(hào)從而侵犯商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)就一律判決停止使用或變更企業(yè)名稱(chēng)。本案中，雖然李惠廷的“王將”商標(biāo)注冊(cè)在先，但其僅在黑龍江省哈爾濱市實(shí)際使用，且在大連王將公司注冊(cè)登記企業(yè)名稱(chēng)時(shí)并未具有較高知名度。同時(shí)，由于大連王將公司是日本王將株式會(huì)社投資成立的，大連王將公司以王將為字號(hào)注冊(cè)其企業(yè)名稱(chēng)，具有一定合理性。如果大連王將公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中規(guī)范使用其王將餃子（大連）餐飲有限公司的企業(yè)名稱(chēng)，不足以導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。因此原審判決大連王將公司停止使用含有“王將”字樣的企業(yè)名稱(chēng)，沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。
（二）商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審判
19.對(duì)含有國(guó)名的標(biāo)志申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)的審查判斷
在申訴人國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)）與被申訴人勁牌有限公司商標(biāo)駁回復(fù)審行政糾紛案〔（2010）行提字第4號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，商標(biāo)法第十條第一款第（一）項(xiàng)所稱(chēng)同中華人民共和國(guó)的國(guó)家名稱(chēng)相同或者近似，是指該標(biāo)志作為整體同我國(guó)國(guó)家名稱(chēng)相同或者近似；如果該標(biāo)志含有與我國(guó)國(guó)家名稱(chēng)相同或者近似的文字，但其與其他要素相結(jié)合，作為一個(gè)整體已不再與我國(guó)國(guó)家名稱(chēng)構(gòu)成相同或者近似的，則不宜認(rèn)定為同中華人民共和國(guó)國(guó)家名稱(chēng)相同或者近似的標(biāo)志。
本案的基本案情是：2005年，勁牌有限公司向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)商標(biāo)局）申請(qǐng)?jiān)诘?3類(lèi)果酒（含酒精）等商品上注冊(cè)第4953206號(hào)“中國(guó)勁酒”商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)申請(qǐng)商標(biāo)）。2008年2月26日，商標(biāo)局認(rèn)為申請(qǐng)商標(biāo)內(nèi)含我國(guó)國(guó)名，根據(jù)商標(biāo)法第十條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，駁回申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。勁牌有限公司不服該駁回決定，向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)復(fù)審。2008年11月24日，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出商評(píng)字[2008]第28028號(hào)決定，認(rèn)為申請(qǐng)商標(biāo)中的“中國(guó)”為我國(guó)國(guó)家名稱(chēng)，屬于商標(biāo)法第十條第一款第（一）項(xiàng)明確規(guī)定不得作為商標(biāo)使用的標(biāo)志，因此駁回申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。勁牌有限公司不服第28028號(hào)決定，提起行政訴訟稱(chēng)，申請(qǐng)商標(biāo)雖含有我國(guó)國(guó)名，但申請(qǐng)商標(biāo)與我國(guó)國(guó)名并不相同也不近似，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)適用商標(biāo)法第十條第一款第（一）項(xiàng)錯(cuò)誤，請(qǐng)求撤銷(xiāo)第28028號(hào)決定。北京市第一中級(jí)人民法院一審認(rèn)為：申請(qǐng)商標(biāo)為“中國(guó)勁酒”文字及方章圖形共同構(gòu)成的組合商標(biāo)，方章圖案中的“中國(guó)酒”三字，字體明顯有別于“勁”字，雖然包含有中國(guó)國(guó)名，但該國(guó)名部分更容易使消費(fèi)者理解為商標(biāo)申請(qǐng)人的所屬?lài)?guó)。第28028號(hào)決定僅以申請(qǐng)商標(biāo)中的“中國(guó)”為我國(guó)國(guó)家名稱(chēng)為由，即認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)屬于商標(biāo)法第十條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定的不得作為商標(biāo)使用的標(biāo)志，主要證據(jù)不足。遂判決撤銷(xiāo)第28028號(hào)決定。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)不服一審判決，提起上訴。北京市高級(jí)人民法院二審認(rèn)為：商標(biāo)法第十條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定表明，在一般情況下禁止將與我國(guó)國(guó)名相同或者近似的標(biāo)志作為商標(biāo)使用，但申請(qǐng)商標(biāo)所含我國(guó)國(guó)名與其他具備顯著特征的標(biāo)志相互獨(dú)立，國(guó)名僅起表示申請(qǐng)人所屬?lài)?guó)作用的除外。本案申請(qǐng)商標(biāo)雖包含有中國(guó)國(guó)名，但該國(guó)名部分更容易使消費(fèi)者理解為僅起商標(biāo)申請(qǐng)人所屬?lài)?guó)的作用。因此，第28028號(hào)決定認(rèn)定事實(shí)不清，主要證據(jù)不足，一審法院判決予以撤銷(xiāo)正確，應(yīng)予維持。遂判決維持一審判決。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院提審本案后認(rèn)為，一、二審判決理由不當(dāng)，應(yīng)予糾正，但其撤銷(xiāo)第28028號(hào)決定的結(jié)論正確，遂于2010年12月24日判決維持二審判決，并判令商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新作出復(fù)審決定。
最高人民法院再審認(rèn)為：商標(biāo)是用以區(qū)別不同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者所提供的商品或者服務(wù)的標(biāo)志。本案中，申請(qǐng)商標(biāo)可清晰識(shí)別為“中國(guó)”、“勁”、“酒”三部分，雖然其中含有我國(guó)國(guó)家名稱(chēng)“中國(guó)”，但其整體上并未與我國(guó)國(guó)家名稱(chēng)相同或者近似，因此申請(qǐng)商標(biāo)并未構(gòu)成同中華人民共和國(guó)國(guó)家名稱(chēng)相同或者近似的標(biāo)志，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)關(guān)于申請(qǐng)商標(biāo)屬于商標(biāo)法第十條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定的同我國(guó)國(guó)家名稱(chēng)相近似的標(biāo)志，據(jù)此駁回申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)不妥。但是，國(guó)家名稱(chēng)是國(guó)家的象征，如果允許隨意將其作為商標(biāo)的組成要素予以注冊(cè)并作商業(yè)使用，將導(dǎo)致國(guó)家名稱(chēng)的濫用，損害國(guó)家尊嚴(yán)，也可能對(duì)社會(huì)公共利益和公共秩序產(chǎn)生其他消極、負(fù)面影響。因此，對(duì)于上述含有與我國(guó)國(guó)家名稱(chēng)相同或者近似的文字的標(biāo)志，雖然對(duì)其注冊(cè)申請(qǐng)不宜根據(jù)商標(biāo)法第十條第一款第（一）項(xiàng)進(jìn)行審查，但并不意味著屬于可以注冊(cè)使用的商標(biāo)，而仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)商標(biāo)法其他相關(guān)規(guī)定予以審查。例如，此類(lèi)標(biāo)志若具有不良影響，仍可以按照商標(biāo)法相關(guān)規(guī)定認(rèn)定為不得使用和注冊(cè)的商標(biāo)。一、二審判決理由不當(dāng)，應(yīng)予糾正，但其撤銷(xiāo)第28028號(hào)決定的結(jié)論正確，應(yīng)予以維持。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)仍需就申請(qǐng)商標(biāo)是否違反商標(biāo)法其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查，故需判決商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新作出復(fù)審決定。
20.判斷復(fù)制、摹仿馳名商標(biāo)時(shí)對(duì)被異議人已有近似注冊(cè)商標(biāo)的考慮
在申請(qǐng)?jiān)賹徣耍ㄏ愀郏┑率炕钣邢薰九c國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)）、廣東蘋(píng)果實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣東蘋(píng)果公司）商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛案〔（2009）行提字第2號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，在對(duì)被異議商標(biāo)是否復(fù)制、摹仿馳名商標(biāo)進(jìn)行判斷時(shí)，如果在申請(qǐng)注冊(cè)被異議商標(biāo)之前，被異議人在同類(lèi)別商品上已經(jīng)擁有近似的注冊(cè)商標(biāo)，法院應(yīng)該比較被異議商標(biāo)與被異議人自己的注冊(cè)商標(biāo)、他人的馳名商標(biāo)之間的近似程度。被異議商標(biāo)與被異議人已經(jīng)在同類(lèi)別商品上注冊(cè)的商標(biāo)近似程度較高，不宜認(rèn)定被異議商標(biāo)構(gòu)成對(duì)他人馳名商標(biāo)的復(fù)制、摹仿。
本案的基本案情是：德士活制衣廠有限公司1964年在香港注冊(cè)成立，于1973年更名為（香港）德士活有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)德士活公司）。1979年，德士活公司向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)商標(biāo)局）申請(qǐng)了“萍果牌”商標(biāo)，1981年被核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用商品為第25類(lèi)服裝。1994年4月，德士活公司向商標(biāo)局申請(qǐng)了“texwood及蘋(píng)果圖”商標(biāo)，1996年2月被核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用商品為第25類(lèi)服裝、鞋、靴、帽等。1994年4月，德士活公司還向商標(biāo)局申請(qǐng)了“texwood及蘋(píng)果圖”商標(biāo)，于1996年3月被核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用的商品為第18類(lèi)手提包、公文包、錢(qián)包等。廣東蘋(píng)果公司成立于1996年3月，1996年9月受讓了案外人于1996年被核準(zhǔn)注冊(cè)在第18類(lèi)商品上的第861645號(hào)“蘋(píng)果圖形”商標(biāo)、第815245號(hào)“APPLES”文字商標(biāo)兩個(gè)商標(biāo)，兩商標(biāo)核定使用的商品均為公文包、背包、錢(qián)包、手提包等。1998年3月14日，廣東蘋(píng)果公司在第18類(lèi)商品上經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)了第1158068號(hào)“蘋(píng)果”文字商標(biāo)，核定使用商品為旅行袋等。1998年4月20日，廣東蘋(píng)果公司申請(qǐng)注冊(cè)第1303083號(hào)“蘋(píng)果男人”商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)被異議商標(biāo)），指定使用商品為第18類(lèi)錢(qián)包、手提包、公文包、旅行箱等。經(jīng)初步審定公告后，德士活公司在異議期內(nèi)提出異議。商標(biāo)局于2001年2月22日裁定維持被異議商標(biāo)。德士活公司申請(qǐng)復(fù)審，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出商評(píng)字[2004]第5484號(hào)裁定，該裁定認(rèn)為，被異議商標(biāo)注冊(cè)未構(gòu)成商標(biāo)法第十三條第二款規(guī)定的不予注冊(cè)并禁止使用的情形，與德士活公司在第18類(lèi)皮具商品上在先注冊(cè)的“texwood及蘋(píng)果圖”商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)引證商標(biāo)）不構(gòu)成同一種或類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)。遂裁定被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。德士活公司不服該裁定，提起行政訴訟。北京市第一中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，德士活公司的“萍果牌”和“texwood及蘋(píng)果圖”兩商標(biāo)在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前已成為馳名商標(biāo)。廣東蘋(píng)果公司自1997年以來(lái)一直將“APPLES”和“蘋(píng)果圖形”用于經(jīng)營(yíng)皮具商品，并進(jìn)行廣告宣傳，且在1998年以來(lái)先后獲得一些榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。廣東蘋(píng)果公司在申請(qǐng)注冊(cè)被異議商標(biāo)時(shí)，“APPLES”和“蘋(píng)果圖形”兩個(gè)商標(biāo)已經(jīng)在皮具類(lèi)商品上具有一定的影響和知名度。在一般情況下，消費(fèi)者更容易將被異議商標(biāo)與廣東蘋(píng)果公司在詞類(lèi)商品上具有一定影響的上述兩商標(biāo)產(chǎn)生聯(lián)系，進(jìn)而同“萍果牌”和“texwood及蘋(píng)果倒”兩商標(biāo)區(qū)別開(kāi)來(lái)，而不會(huì)誤認(rèn)為該商品來(lái)源于德士活公司。因此，被異議商標(biāo)的注冊(cè)和使用不構(gòu)成商標(biāo)法第十三條第二款規(guī)定的不予注冊(cè)并禁止使用的情形。被異議商標(biāo)在字形、讀音、含義上與德士活公司在第18類(lèi)商品上在先注冊(cè)的引證商標(biāo)“texwood及蘋(píng)果圖”存在一定差異，而被異議商標(biāo)和“APPLES”商標(biāo)更易產(chǎn)生聯(lián)系，在“APPLES”商標(biāo)已經(jīng)具有一定知名度的情況下，一般消費(fèi)者不會(huì)將被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)相混淆，因此，被異議商標(biāo)的注冊(cè)并未違反修改前的商標(biāo)法第十七條之規(guī)定。遂判決維持了第5484號(hào)裁定。德士活公司不服提起上訴，北京市高級(jí)人民法院以與一審判決基本相同的理由，判決駁回上訴，維持一審判決。德士活公司向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彿Q(chēng)，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)及原審法院認(rèn)定廣東蘋(píng)果公司的商標(biāo)在皮具類(lèi)商品上具有一定的影響和知名度，均沒(méi)有以被異議商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)的事實(shí)為依據(jù)，違背了商標(biāo)審查的原則；廣東蘋(píng)果公司提供的大部分使用證據(jù)晚于1998年4月20日，其獲得的有關(guān)榮譽(yù)證書(shū)全部晚于該日期，認(rèn)定其商標(biāo)具有一定知名度缺乏事實(shí)依據(jù)；第25類(lèi)服裝與第18類(lèi)皮具經(jīng)常聯(lián)系在一起，即通常所稱(chēng)的“服飾”，存在一定的關(guān)聯(lián)性，被異議商標(biāo)的注冊(cè)和使用可能誤導(dǎo)公眾，損害德士活公司的利益。最高人民法院裁定提審本案后于2010年9月10日作出再審判決，在糾正原審認(rèn)定事實(shí)和判決理由的基礎(chǔ)上，維持了原審判決。
最高人民法院再審認(rèn)為：廣東蘋(píng)果公司所提交的其“蘋(píng)果圖形”、“APPLES”商標(biāo)使用宣傳、市場(chǎng)占有率等證據(jù)，大部分形成時(shí)間確實(shí)晚于被異議商標(biāo)申請(qǐng)日，其獲得的榮譽(yù)證書(shū)的形成時(shí)間均晚于被異議商標(biāo)申請(qǐng)日，據(jù)此不足以認(rèn)定該兩商標(biāo)在被異議商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)已具有一定影響和知名度。德士活公司提出的該項(xiàng)再審理由成立，原審判決認(rèn)定事實(shí)不當(dāng)，應(yīng)當(dāng)予以糾正。本案中，要判斷被異議商標(biāo)是否構(gòu)成商標(biāo)法第十三條第二款規(guī)定的不予核準(zhǔn)注冊(cè)并禁止使用的情形，首先應(yīng)該確定被異議商標(biāo)是否構(gòu)成對(duì)馳名商標(biāo)的摹仿、復(fù)制；在能夠認(rèn)定的情況下，才需要進(jìn)一步判斷其注冊(cè)和使用是否會(huì)誤導(dǎo)公眾。被異議商標(biāo)“蘋(píng)果男人”整體上無(wú)特定含義，仍以“蘋(píng)果”為主要表現(xiàn)對(duì)象和識(shí)別部分。由于被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前，廣東蘋(píng)果公司在同類(lèi)別商品上不僅擁有“APPLES”、“蘋(píng)果圖形”商標(biāo)，還于1998年3月獲準(zhǔn)注冊(cè)了“蘋(píng)果”文字商標(biāo)，被異議商標(biāo)顯然與廣東蘋(píng)果公司在同類(lèi)別商品上已注冊(cè)的商標(biāo)比較近似，特別是與“蘋(píng)果”文字商標(biāo)更為接近。在此情況下，沒(méi)有充分理由認(rèn)定被異議商標(biāo)構(gòu)成對(duì)德士活公司馳名商標(biāo)的復(fù)制、摹仿，因而德士活公司在服裝商品上的馳名商標(biāo)不能排斥被異議商標(biāo)。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)及原審法院已查明廣東蘋(píng)果公司1998年3月被核準(zhǔn)注冊(cè)“蘋(píng)果”文字商標(biāo)的事實(shí)，但均未充分闡述該事實(shí)對(duì)被異議商標(biāo)是否應(yīng)該準(zhǔn)予注冊(cè)的影響，對(duì)此應(yīng)予糾正。雖然原審判決在部分事實(shí)的認(rèn)定及裁判理由方面存在不當(dāng)之處，但是根據(jù)原審法院已經(jīng)查明的其他事實(shí)和所引用的法律規(guī)定，仍然應(yīng)該認(rèn)定被異議商標(biāo)未構(gòu)成商標(biāo)法第十三條第二款規(guī)定的不予注冊(cè)并禁止使用的情形。
21.藥品商品名稱(chēng)能否作為在先權(quán)利受到商標(biāo)法的保護(hù)
在申請(qǐng)?jiān)賹徣松轿骺祵毶镏破饭煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)康寶公司）與被申請(qǐng)人國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)）、原審第三人北京九龍制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)九龍公司）商標(biāo)爭(zhēng)議行政糾紛案〔（2010）知行字第52號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，經(jīng)實(shí)際使用并具有一定影響的藥品商品名稱(chēng)，可以作為商標(biāo)法第三十一條規(guī)定的在先權(quán)利受到法律保護(hù)。
本案的基本案情是：1994年1月21日，原衛(wèi)生部藥政管理局批準(zhǔn)九龍制藥廠（九龍公司前身）生產(chǎn)的“磷酸苯丙哌林口服液”的商品名為“可立?！?。2003年2月20日，國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局向九龍制藥廠頒發(fā)了商品名為“可立?！钡摹傲姿岜奖吡挚诜骸钡摹端幤纷?cè)證》。2000年6月6日，康寶公司提出爭(zhēng)議商標(biāo)“可立?！弊?cè)申請(qǐng)，指定使用商品為第5類(lèi)的醫(yī)藥制劑、醫(yī)用藥物等。2007年1月31日，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定爭(zhēng)議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。2007年8月8日，九龍公司向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出撤銷(xiāo)爭(zhēng)議商標(biāo)注冊(cè)的申請(qǐng)，其主要理由為：九龍公司在先取得“可立停”藥品的商品名稱(chēng)，其生產(chǎn)的“可立?！迸浦箍忍菨{在康寶公司申請(qǐng)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)前已生產(chǎn)銷(xiāo)售多年，具有很高的知名度，康寶公司作為競(jìng)爭(zhēng)者，應(yīng)知該藥品名稱(chēng)屬于九龍公司，康寶公司注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)侵犯其在先權(quán)利。2008年7月28日，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出商評(píng)字[2008]第6757號(hào)裁定，裁定撤銷(xiāo)爭(zhēng)議商標(biāo)。康寶公司不服上述裁定，提起行政訴訟。北京市第一中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，九龍公司所提交的現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)構(gòu)成對(duì)于九龍公司享有的受法律保護(hù)的在先權(quán)益的損害，遂判決撤銷(xiāo)第6757號(hào)裁定，并令商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新作出商標(biāo)爭(zhēng)議裁定。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)和九龍公司均不服，提起上訴。北京市高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，九龍公司經(jīng)審批獲得的“可立?！彼幤飞唐访Q(chēng)的使用即使無(wú)法達(dá)到構(gòu)成知名商品的特有名稱(chēng)的程度，仍能夠構(gòu)成一定的合法權(quán)益，此合法權(quán)益屬于商標(biāo)法第三十一條規(guī)定的在先權(quán)利，應(yīng)當(dāng)給予保護(hù)。遂判決撤銷(xiāo)一審判決，維持第6757號(hào)裁定。康寶公司不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ河?010年12月24日通知駁回康寶公司的再審申請(qǐng)。
最高人民法院審查認(rèn)為：關(guān)于商標(biāo)法第三十一條規(guī)定的“在先權(quán)利”，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的通知》第17條規(guī)定，“要正確理解和適用商標(biāo)法第三十一條關(guān)于申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利的概括性規(guī)定。商標(biāo)法雖無(wú)特別規(guī)定，但根據(jù)民法通則和其他法律的規(guī)定屬于應(yīng)予保護(hù)的合法權(quán)益的，應(yīng)該根據(jù)該概括性規(guī)定給予保護(hù)”。根據(jù)有關(guān)行政規(guī)章和行政規(guī)范性文件規(guī)定，國(guó)家對(duì)藥品商品名稱(chēng)的使用實(shí)行相應(yīng)的行政管理制度，但除依照其他法律取得民事權(quán)利外，經(jīng)藥品行政管理部門(mén)批準(zhǔn)使用的藥品商品名稱(chēng)是否產(chǎn)生民事權(quán)益，取決于其實(shí)際使用情況，經(jīng)實(shí)際使用并具有一定影響的藥品商品名稱(chēng)，可作為民事權(quán)益受法律保護(hù)。根據(jù)九龍公司提供的銷(xiāo)售合同、生產(chǎn)記錄、銷(xiāo)售發(fā)票等證據(jù)，結(jié)合其兩次獲得藥品行政管理部門(mén)批文的事實(shí)，可以認(rèn)定九龍公司在爭(zhēng)議商標(biāo)注冊(cè)之前進(jìn)行了一定規(guī)模的使用。該藥品商品名稱(chēng)經(jīng)在先使用并具有一定影響，可以產(chǎn)生民事權(quán)益，即合法的在先權(quán)利。康寶公司與九龍公司均系藥品生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)知“可立?！笔蔷琵埞窘?jīng)過(guò)批準(zhǔn)使用的藥品商品名稱(chēng)，卻仍將其申請(qǐng)為注冊(cè)商標(biāo)并使用在止咳類(lèi)藥品上，二審法院以康寶公司違反商標(biāo)法第三十一條的規(guī)定，侵犯了九龍公司的在先權(quán)利，并維持第6757號(hào)裁定并無(wú)不當(dāng)。
22.主張權(quán)利者使用爭(zhēng)議標(biāo)志的意圖、行為和效果對(duì)其受法律保護(hù)的影響
在申請(qǐng)?jiān)賹徣怂髂釔?ài)立信移動(dòng)通信產(chǎn)品（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)索尼愛(ài)立信公司）與被申請(qǐng)人國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)）、原審第三人劉建佳商標(biāo)爭(zhēng)議行政糾紛案〔（2010）知行字第48號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，本案中的爭(zhēng)議商標(biāo)“索愛(ài)”，無(wú)論是作為未注冊(cè)商標(biāo)的簡(jiǎn)稱(chēng)，還是作為企業(yè)名稱(chēng)或知名商品特有名稱(chēng)的簡(jiǎn)稱(chēng)，其受法律保護(hù)的前提是，對(duì)該標(biāo)識(shí)主張權(quán)利的人必須有實(shí)際使用該標(biāo)識(shí)的行為，且該標(biāo)識(shí)已能夠識(shí)別其商品來(lái)源。
本案的基本案情是：2003年3月19日，劉建佳向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)商標(biāo)局）提出“索愛(ài)”商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)爭(zhēng)議商標(biāo)）的注冊(cè)申請(qǐng)，2004年8月7日該商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用商品為第9類(lèi)影碟機(jī)、擴(kuò)音器、揚(yáng)聲器音箱、電話(huà)機(jī)等商品。互聯(lián)網(wǎng)上關(guān)于索尼愛(ài)立信移動(dòng)通訊公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)索尼愛(ài)立信通訊公司）和索尼愛(ài)立信公司的介紹如下：索尼愛(ài)立信通訊公司由愛(ài)立信公司與索尼公司于2001年共同創(chuàng)立；2002年3月推出首批合作產(chǎn)品；2002年，索尼愛(ài)立信公司銷(xiāo)售的移動(dòng)電話(huà)近2300萬(wàn)部。2002年8月，索尼愛(ài)立信公司成立。從2002年12月開(kāi)始直至爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前，曾先后在多家網(wǎng)站上出現(xiàn)了對(duì)不同型號(hào)“索愛(ài)手機(jī)”以及其他“索愛(ài)”電子產(chǎn)品的報(bào)道、評(píng)論，且這些產(chǎn)品的生產(chǎn)者均指向“索尼愛(ài)立信通訊公司”或“索尼愛(ài)立信公司”。在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)前，索尼愛(ài)立信公司的手機(jī)均未在中國(guó)大陸生產(chǎn)和銷(xiāo)售。時(shí)至2007年10月左右，索尼愛(ài)立信公司并不認(rèn)同“索愛(ài)”是其公司簡(jiǎn)稱(chēng)或者是其手機(jī)及電子產(chǎn)品的簡(jiǎn)稱(chēng)。2007年12月17日，CNET科技資訊網(wǎng)登載題目為“索尼愛(ài)立信盧健生：請(qǐng)稱(chēng)我們‘索尼愛(ài)立信’”的文章，其中提到索尼愛(ài)立信集團(tuán)副總裁兼中國(guó)區(qū)主管盧健生答：“長(zhǎng)久以來(lái)，‘索尼愛(ài)立信’被非正式簡(jiǎn)稱(chēng)為‘索愛(ài)’，這是我們不可以接受的?！鲪?ài)’并不能代表‘索尼愛(ài)立信’。索尼愛(ài)立信移動(dòng)通信產(chǎn)品（中國(guó)）有限公司是經(jīng)國(guó)家工商行政管理局核準(zhǔn)注冊(cè)的，品牌稱(chēng)謂是‘索尼愛(ài)立信’及‘Sony Ericsson’。把‘索尼愛(ài)立信’簡(jiǎn)稱(chēng)為‘索愛(ài)’，一方面不能充分體現(xiàn)兩家母公司的品牌效應(yīng)，另一方面也會(huì)使消費(fèi)者失去理解‘索尼愛(ài)立信’背后含義的機(jī)會(huì)。……只有‘索尼愛(ài)立信’才能最清楚地體現(xiàn)我們品牌的內(nèi)涵?！选髂釔?ài)立信’簡(jiǎn)稱(chēng)為‘索愛(ài)’，就不能反映我們?nèi)Q(chēng)的優(yōu)勢(shì)與Walkman和Cyber-shot的關(guān)系，這無(wú)疑會(huì)影響消費(fèi)者從我們的產(chǎn)品中獲得豐富的體驗(yàn)?！鲇趯?duì)品牌的尊重，請(qǐng)稱(chēng)我們‘索尼愛(ài)立信’?！?005年6月7日，索尼愛(ài)立信公司向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提起對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)撤銷(xiāo)注冊(cè)的申請(qǐng)，其主要理由是：“索愛(ài)”是其在中國(guó)擁有的馳名商標(biāo)，劉建佳惡意注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)將侵害索尼愛(ài)立信公司的合法權(quán)益，且違反商標(biāo)法第十條第一款第（八）項(xiàng)和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第五條第（二）項(xiàng)的規(guī)定。2007年11月28日，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出第11295號(hào)裁定，維持爭(zhēng)議商標(biāo)。索尼愛(ài)立信公司不服該裁定，提起行政訴訟。北京市第一中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，“索愛(ài)”已被廣大消費(fèi)者和媒體認(rèn)可并使用，具有了區(qū)分不苘商品來(lái)源、標(biāo)志產(chǎn)品質(zhì)量的作用，這些實(shí)際使用效果、影響自然及于索尼愛(ài)立信通訊公司和索尼愛(ài)立信公司，其實(shí)質(zhì)即等同于他們的使用。因此，盡管索尼愛(ài)立信公司認(rèn)可其沒(méi)有將“索愛(ài)”作為其未注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行宣傳，但消費(fèi)者的認(rèn)可和媒體的宣傳共同作用，已經(jīng)達(dá)到了索尼愛(ài)立信公司自己使用“索愛(ài)”商標(biāo)的實(shí)際效果，故“索愛(ài)”實(shí)質(zhì)上已經(jīng)成為該公司在中國(guó)使用的商標(biāo)。遂判決撤銷(xiāo)第11295號(hào)裁定，判令商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新就爭(zhēng)議申請(qǐng)作出裁定。劉建佳不服一審判決，提起上訴。北京市高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，被搶注的商標(biāo)是指他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中。因此，被搶注的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)由被搶注人自己在商業(yè)活動(dòng)中予以了使用。由于索尼愛(ài)立信公司未將“索愛(ài)”作為商標(biāo)進(jìn)行商業(yè)性的使用，一審法院的認(rèn)定缺乏法律依據(jù)。遂判決撤銷(xiāo)一審判決，維持第11295號(hào)裁定。索尼愛(ài)立信公司不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ河?010年12月31日通知駁回其再審申請(qǐng)。
最高人民法院審查認(rèn)為：商標(biāo)法第三十一條規(guī)定，申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第17條第2款規(guī)定：“人民法院審查判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)是否損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，一般以訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日為準(zhǔn)?！币虼藸?zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)日前，索尼愛(ài)立信公司是否對(duì)其享有在先權(quán)利成為認(rèn)定爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)是否違反了商標(biāo)法第三十一條的前提。本案中，根據(jù)索尼愛(ài)立信公司提供的證據(jù)，不能證明爭(zhēng)議商標(biāo)“索愛(ài)”已經(jīng)成為其企業(yè)名稱(chēng)的簡(jiǎn)稱(chēng)及其未注冊(cè)商標(biāo)“索尼愛(ài)立信”簡(jiǎn)稱(chēng)，且根據(jù)原審法院查明的事實(shí)，在本案爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)日前，索尼愛(ài)立信公司的相關(guān)手機(jī)均未在中國(guó)大陸生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其關(guān)于爭(zhēng)議商標(biāo)是其知名商品特有名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng)的主張亦不能成立。而且，無(wú)論是作為未注冊(cè)商標(biāo)的簡(jiǎn)稱(chēng)，還是作為企業(yè)名稱(chēng)或知名商品特有名稱(chēng)的簡(jiǎn)稱(chēng)，其受法律保護(hù)的前提是，對(duì)該標(biāo)識(shí)主張權(quán)利的人必須有實(shí)際使用該標(biāo)識(shí)的行為，且該標(biāo)識(shí)已能夠識(shí)別其商品來(lái)源。在本案爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)日前，沒(méi)有證據(jù)證明索尼愛(ài)立信公司將爭(zhēng)議商標(biāo)用作其產(chǎn)品來(lái)源的標(biāo)識(shí)，亦未有證據(jù)證明其有將該爭(zhēng)議商標(biāo)用來(lái)標(biāo)識(shí)其產(chǎn)品來(lái)源的意圖。相反，根據(jù)法院查明的事實(shí)，直至2007年10月、12月，在爭(zhēng)議商標(biāo)已經(jīng)被核準(zhǔn)注冊(cè)三年之后，索尼愛(ài)立信集團(tuán)副總裁兼中國(guó)區(qū)主管盧健生仍多次聲明“索愛(ài)”并不能代表“索尼愛(ài)立信”，認(rèn)為“索尼愛(ài)立信”被非正式簡(jiǎn)稱(chēng)為“索愛(ài)”不可以接受。鑒此，最高人民法皖認(rèn)為，在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)日前，索尼愛(ài)立信公司并無(wú)將爭(zhēng)議商標(biāo)作為其商業(yè)標(biāo)識(shí)的意圖和行為，相關(guān)媒體對(duì)其手機(jī)產(chǎn)品的相關(guān)報(bào)道不能為其創(chuàng)設(shè)受法律保護(hù)的民事權(quán)益，因此索尼愛(ài)立信公司關(guān)于爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)損害其在先權(quán)利的再審理由不能成立。四、競(jìng)爭(zhēng)案件審判
23.注冊(cè)商標(biāo)侵犯他人在先企業(yè)名稱(chēng)中的字號(hào)權(quán)益構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為
在申請(qǐng)?jiān)賹徣藦V東偉雄集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)偉雄集團(tuán)公司）、佛山市高明區(qū)正野電器實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)高明正野公司）、廣東正野電器有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣東正野公司）與被申請(qǐng)人佛山市順德區(qū)正野電器有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)順德正野公司）、佛山市順德區(qū)光大企業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)順德光大集團(tuán)公司）不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案〔（2008）民提字第36號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，受反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法保護(hù)的企業(yè)名稱(chēng)，特別是字號(hào)，本質(zhì)上屬于一種財(cái)產(chǎn)權(quán)益，字號(hào)所產(chǎn)生的相關(guān)權(quán)益可以承繼；將在先使用而有一定市場(chǎng)知名度的企業(yè)字號(hào)申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)并予以使用，足以使相關(guān)公眾對(duì)商品的來(lái)源產(chǎn)生誤認(rèn)的，侵犯在先的企業(yè)字號(hào)權(quán)益，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)承擔(dān)停止使用該注冊(cè)商標(biāo)的民事責(zé)任。
本案的基本案情是：順德市正野電器實(shí)業(yè)公司于1994年9月成立，且于1995年1月獲得偉雄集團(tuán)公司的授權(quán)，使用“正野GENUIN”商標(biāo)。該商標(biāo)于1994年由偉雄集團(tuán)公司申請(qǐng)，并于1996年獲準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用商品第11類(lèi)，即管道式排風(fēng)扇、空氣調(diào)節(jié)器、換氣扇、消毒器。高明正野公司成立于1996年5月。1998年4月30日，順德市正野電器實(shí)業(yè)公司因場(chǎng)地不能滿(mǎn)足擴(kuò)大生產(chǎn)的需要于1998年5月14日被批準(zhǔn)注銷(xiāo)，該公司所有的人員設(shè)備轉(zhuǎn)到高明正野公司，未了結(jié)的債權(quán)債務(wù)全部由高明正野公司承擔(dān)。順德市正野電器實(shí)業(yè)公司、高明正野公司被許可使用上述商標(biāo)后，對(duì)正野商標(biāo)進(jìn)行長(zhǎng)期持續(xù)性的宣傳。2000年12月，“正野GENUIN”商標(biāo)被評(píng)為廣東省著名商標(biāo)，“正野”產(chǎn)品行銷(xiāo)全國(guó)。順德光大集團(tuán)公司于1998年核準(zhǔn)注冊(cè)“正野 ZHENGYE”商標(biāo)，核定使用商品為第9類(lèi)電器插頭、插座及其他接觸器等。順德正野公司于1998年10月登記使用“正野”字號(hào)。1999年2月順德光大集團(tuán)公司將“正野ZHENGYE”注冊(cè)商標(biāo)無(wú)償許可順德正野公司使用。從1999年10月，順德正野公司在其開(kāi)關(guān)插座的宣傳資料、經(jīng)銷(xiāo)場(chǎng)所、價(jià)目表、包裝盒等的顯著位置上使用“正野ZHENGYE”字樣。偉雄集團(tuán)公司、高明正野公司等于2001年提起訴訟稱(chēng)，順德正野公司明知“正野”是原告創(chuàng)立的知名商標(biāo)和商號(hào)，在原告屬下順德正野實(shí)業(yè)公司于1998年5月14日從順德市搬遷到高明市時(shí)，成立了與原告原順德市正野公司完全相同的公司。順德光大集團(tuán)公司申請(qǐng)注冊(cè)“正野ZHENGYE”商標(biāo)，并許可順德正野公司使用，引起相關(guān)公眾的誤認(rèn)，請(qǐng)求法院判令順德光大集團(tuán)公司與順德正野公司停止使用“正野”二字的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為；賠償經(jīng)濟(jì)損失；賠禮道歉、消除影響；順德正野公司變更企業(yè)名稱(chēng)。廣東省佛山市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，順德光大集團(tuán)公司與順德正野公司有明顯的搭他人便車(chē)的故意，其行為構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，判決順德光大集團(tuán)公司、順德正野公司停止使用“正野”兩字；順德正野公司停止在其企業(yè)名稱(chēng)中使用“正野”字號(hào)，并申請(qǐng)變更企業(yè)字號(hào)；順德光大集團(tuán)公司、順德正野公司賠償原告經(jīng)濟(jì)損失、賠禮道歉、消除影響等。順德光大集團(tuán)公司、順德正野公司不服一審判決，提起上訴。廣東省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，基于順德光大集團(tuán)公司的商標(biāo)使用許可，順德正野公司在自己的企業(yè)名稱(chēng)中使用“正野”字號(hào)，具有合法的權(quán)利基礎(chǔ)和正當(dāng)?shù)睦碛伞](méi)有證據(jù)表明兩者會(huì)產(chǎn)生混淆。順德光大集團(tuán)公司注冊(cè)“正野”商標(biāo)，順德正野公司在其企業(yè)名稱(chēng)中使用“正野”二字并沒(méi)有違反反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的規(guī)定。此外，原順德正野電器實(shí)業(yè)公司注銷(xiāo)后已經(jīng)消亡，高明正野公司僅僅是在自己的企業(yè)名稱(chēng)中使用了“正野”二字作為字號(hào)，這種相同字號(hào)的使用，并非企業(yè)名稱(chēng)的繼承和延續(xù)。遂判決撤銷(xiāo)一審判決。偉雄集團(tuán)公司、高明正野公司、廣東正野公司向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院提審本案后?010年1月6日作出再審判決，撤銷(xiāo)二審判決，判決順德光大集團(tuán)公司、順德正野公司停止使用侵犯高明正野公司“正野”字號(hào)權(quán)益的“正野ZHENGYE”商標(biāo)，順德正野公司停止在其企業(yè)名稱(chēng)中使用“正野”字號(hào)，順德光大集團(tuán)公司、順德正野公司向原告賠禮道歉、消除影響，順德正野公司賠償損失。
最高人民法院再審認(rèn)為：受反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法保護(hù)的企業(yè)名稱(chēng)，特別是字號(hào)，不同于一般意義上的人身權(quán)，是區(qū)別不同市場(chǎng)主體的商業(yè)標(biāo)識(shí)，本質(zhì)上屬于一種財(cái)產(chǎn)權(quán)益。原順德市正野電器實(shí)業(yè)公司注銷(xiāo)后，其債權(quán)債務(wù)均由高明正野公司承繼，字號(hào)所產(chǎn)生的相關(guān)權(quán)益也可由高明正野公司承繼。通過(guò)原順德市正野電器實(shí)業(yè)公司和高明正野公司的廣告宣傳和相關(guān)商品的銷(xiāo)售，“正野”字號(hào)及相關(guān)產(chǎn)品已具有一定的市場(chǎng)知名度，為相關(guān)公眾所知悉。順德光大集團(tuán)公司、順德正野公司使用“正野ZHENGYE”商標(biāo)的行為，足以使相關(guān)公眾對(duì)商品的來(lái)源產(chǎn)生誤認(rèn)，侵犯高明正野公司在先“正野”字號(hào)權(quán)益，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。
24.商業(yè)機(jī)會(huì)獲得反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法保護(hù)的條件
在申請(qǐng)?jiān)賹徣松綎|省食品進(jìn)出口公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)山東食品公司）、山東山孚集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)山孚集團(tuán)公司）、山東山孚日水有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)山孚日水公司）與被申請(qǐng)人青島圣克達(dá)誠(chéng)貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)圣克達(dá)誠(chéng)公司）、馬達(dá)慶不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案〔（2009）民申字第1065號(hào)〕（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海帶配額”不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案）中，最高人民法院認(rèn)為，在正常情況下能夠合理預(yù)期獲得的商業(yè)機(jī)會(huì)，可以成為法律特別是反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法所保護(hù)的法益；但基于商業(yè)機(jī)會(huì)的開(kāi)放性和不確定性，只有當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不遵循誠(chéng)實(shí)信用原則和違反公認(rèn)的商業(yè)道德，通過(guò)不正當(dāng)手段攫取他人可以合理預(yù)期獲得的商業(yè)機(jī)會(huì)時(shí)，才為反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法所禁止。
本案的基本案情是：山東食品公司成立于1982年10月26日，其前身自1979年起即從事海帶對(duì)日出口業(yè)務(wù)。我國(guó)對(duì)日出口海帶受到配額的限制，該配額是日本國(guó)政府設(shè)定的我國(guó)對(duì)日出口海帶產(chǎn)品的被動(dòng)配額。獲得該配額的國(guó)內(nèi)企業(yè)可以就相關(guān)區(qū)域產(chǎn)特定數(shù)量海帶對(duì)日出口，獲得該配額就獲得了對(duì)日出口海帶的商業(yè)機(jī)會(huì)。根據(jù)中糧國(guó)際（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中糧公司）與日本北海道漁聯(lián)簽訂的協(xié)議，日方委托中糧公司對(duì)海帶配額、質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)公司進(jìn)行統(tǒng)一管理，日方認(rèn)可該公司是其在華海帶貿(mào)易的唯一窗口。對(duì)日出口海帶的配額由日本北海道漁聯(lián)主導(dǎo)，通過(guò)中糧公司作為日方在華海帶貿(mào)易的唯一窗口來(lái)選擇有關(guān)企業(yè)進(jìn)行分配。山東食品公司長(zhǎng)期以來(lái)從中糧公司獲得威海地區(qū)產(chǎn)海帶對(duì)日出口配額。馬達(dá)慶于1986年進(jìn)入山東食品公司工作，1988年開(kāi)始從事海帶加工和出口工作，2000年進(jìn)入山孚集團(tuán)公司的前身山東山孚得貿(mào)易有限公司工作。山東食品公司曾是山孚集團(tuán)公司的出資人之一，山孚集團(tuán)公司是山孚日水公司的出資人之一。2005年1月4日起，馬達(dá)慶與山孚日水公司兩次簽訂勞動(dòng)合同，期限自2005年1月4日至2006年12月31日。合同期限屆滿(mǎn)，馬達(dá)慶未與山孚日水公司續(xù)簽勞動(dòng)合同，雙方的勞動(dòng)合同終止。2006年9月22日，圣克達(dá)誠(chéng)公司成立，其法定代表人為陳慶榮，公司監(jiān)事為顏素貞。其中，陳慶榮系馬達(dá)慶的外甥，顏素貞為馬達(dá)慶的配偶。馬達(dá)慶在圣克達(dá)誠(chéng)公司任職。馬達(dá)慶離開(kāi)山孚日水公司后，日方對(duì)山東食品公司是否能保持對(duì)日出口海帶的品質(zhì)穩(wěn)定和數(shù)量表示疑慮。2007年1月10日，中糧公司要求山東食品公司和圣克達(dá)誠(chéng)公司報(bào)送海帶出口工作計(jì)劃，后又分別拜訪(fǎng)該兩公司，就計(jì)劃書(shū)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行詢(xún)問(wèn)和調(diào)查。2007年2月14日，中糧公司決定將2007年威海海帶出口日本業(yè)務(wù)交由圣克達(dá)誠(chéng)公司執(zhí)行，山東食品公司因此喪失了威海海帶對(duì)日出口配額。山東食品公司、山孚集團(tuán)公司、山孚日水公司遂以圣克達(dá)誠(chéng)公司和馬達(dá)慶為被告提起訴訟，請(qǐng)求確認(rèn)兩被告構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，停止利用三原告的收購(gòu)出口渠道經(jīng)營(yíng)海帶業(yè)務(wù)并賠償損失。山東省青島市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，本案兩被告的行為應(yīng)受反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第二條的規(guī)制；山東食品公司憑借其經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)和良好信用長(zhǎng)期穩(wěn)定獲得對(duì)日海帶出口配額這一商業(yè)機(jī)會(huì)，應(yīng)受保護(hù)；馬達(dá)慶在履行單位交辦工作過(guò)程中得到日本北海道漁聯(lián)認(rèn)可，由此形成的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)應(yīng)屬原所在單位而非個(gè)人，馬達(dá)慶濫用日本客戶(hù)對(duì)自己基于履行職務(wù)行為所產(chǎn)生的信賴(lài)，違背了誠(chéng)實(shí)信用原則和公認(rèn)的商業(yè)道德，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)；圣克達(dá)誠(chéng)公司明知馬達(dá)慶違背商業(yè)道德仍允許其如此行為，亦構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。遂判決馬達(dá)慶和圣克達(dá)誠(chéng)公司承擔(dān)停止侵害和連帶賠償損失的民事責(zé)任。圣克達(dá)誠(chéng)公司、馬達(dá)慶不服一審判決，共同提起上訴。山東省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，馬達(dá)慶在離開(kāi)山東食品公司后，以正當(dāng)?shù)姆绞?，幫助圣克達(dá)誠(chéng)公司獲取了貿(mào)易機(jī)會(huì)，不違反誠(chéng)實(shí)信用等原則，其行為不具有不正當(dāng)性；配額的分配是中糧集團(tuán)、日本北海道漁聯(lián)綜合雙方能力確定的結(jié)果，圣克達(dá)誠(chéng)公司沒(méi)有違反公認(rèn)的商業(yè)道德和誠(chéng)實(shí)信用原則，其行為不具有不正當(dāng)性。遂判決撤銷(xiāo)一審判決，駁回山東食品公司等的訴訟請(qǐng)求。山東食品公司等不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ河?010年10月18日裁定駁回其再審申請(qǐng)。
最高人民法院審查認(rèn)為：對(duì)日出口海帶配額長(zhǎng)期以來(lái)只分配給國(guó)內(nèi)有限的幾個(gè)企業(yè)，具有相對(duì)的穩(wěn)定性和一定的可預(yù)期性。對(duì)于長(zhǎng)期穩(wěn)定獲得該配額的企業(yè)如本案中的山東食品公司而言，獲得對(duì)日出口海帶配額是一種在正常情況下可以合理預(yù)期獲得的商業(yè)機(jī)會(huì)，可以成為法律特別是反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法所保護(hù)的法益。在反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法上，一種利益應(yīng)受保護(hù)并不構(gòu)成該利益的受損方獲得民事救濟(jì)的充分條件。商業(yè)機(jī)會(huì)雖然作為一種可以受到反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法所保護(hù)的法益，但本身并非一種法定權(quán)利，而且交易的達(dá)成并非完全取決于單方意愿而需要交易雙方的合意，因此他人可以自由參與競(jìng)爭(zhēng)來(lái)爭(zhēng)奪交易機(jī)會(huì)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間彼此進(jìn)行商業(yè)機(jī)會(huì)的爭(zhēng)奪是競(jìng)爭(zhēng)的常態(tài)，也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所鼓勵(lì)和提倡的。對(duì)于同一交易機(jī)會(huì)而言，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手間一方有所得另一方即有所失。利益受損方要獲得民事救濟(jì)，還必須證明競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行為具有不正當(dāng)性。只有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在爭(zhēng)奪商業(yè)機(jī)會(huì)時(shí)不遵循誠(chéng)實(shí)信用的原則，違反公認(rèn)的商業(yè)道德，通過(guò)不正當(dāng)?shù)氖侄尉鹑∷丝梢院侠眍A(yù)期獲得的商業(yè)機(jī)會(huì)，才為反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法所禁止。
25.適用反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法一般條款認(rèn)定不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的條件與標(biāo)準(zhǔn)
在前述“海帶配額”不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案中，最高人民法院認(rèn)為，凡是法律已經(jīng)通過(guò)特別規(guī)定作出窮盡性保護(hù)的行為方式，不宜再適用反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的一般規(guī)定予以管制；對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)行為尤其是不屬于反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第二章列舉規(guī)定的行為的正當(dāng)性，應(yīng)當(dāng)以該行為是否違反了誠(chéng)實(shí)信用原則和公認(rèn)的商業(yè)道德作為基本判斷標(biāo)準(zhǔn)；在反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法中，誠(chéng)實(shí)信用原則主要體現(xiàn)為公認(rèn)的商業(yè)道德；商業(yè)道德所體現(xiàn)的是一種商業(yè)倫理，是交易參與者共同和普遍認(rèn)可的行為標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)按照特定商業(yè)領(lǐng)域中市場(chǎng)交易參與者即經(jīng)濟(jì)人的倫理標(biāo)準(zhǔn)來(lái)加以評(píng)判。
最高人民法院審查認(rèn)為：由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的開(kāi)放性和激烈性，必然導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為方式的多樣性和可變性，反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法作為管制市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的法律不可能對(duì)各種行為方式都作出具體化和預(yù)見(jiàn)性的規(guī)定。因此，在具體案件中，人民法院可以根據(jù)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第二條的一般規(guī)定對(duì)那些不屬于反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第二章列舉規(guī)定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為予以調(diào)整，以保障市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)。自由競(jìng)爭(zhēng)和公平競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的兩個(gè)基本法則，二者各有側(cè)重，互為平衡。雖然人民法院可以適用反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的一般條款來(lái)維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，但同時(shí)應(yīng)當(dāng)注意嚴(yán)格把握適用條件，以避免不適當(dāng)干預(yù)而阻礙市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)。凡是法律已經(jīng)通過(guò)特別規(guī)定作出窮盡性保護(hù)的行為方式，不宜再適用反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的一般規(guī)定予以管制。因而，適用反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第二條的原則規(guī)定認(rèn)定構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備以下條件：一是法律對(duì)該種競(jìng)爭(zhēng)行為未作出特別規(guī)定；二是其他經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益確因該競(jìng)爭(zhēng)行為而受到了實(shí)際損害；三是該種競(jìng)爭(zhēng)行為因確屬違反誠(chéng)實(shí)信用原則和公認(rèn)的商業(yè)道德而具有不正當(dāng)性或者說(shuō)可責(zé)性。在規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法意義上，誠(chéng)實(shí)信用原則更多的是以公認(rèn)的商業(yè)道德的形式體現(xiàn)出來(lái)的。商業(yè)道德要按照特定商業(yè)領(lǐng)域中市場(chǎng)交易參與者即經(jīng)濟(jì)人的倫理標(biāo)準(zhǔn)來(lái)加以評(píng)判，它既不同于個(gè)人品德，也不能等同于一般的社會(huì)公德，所體現(xiàn)的是一種商業(yè)倫理。經(jīng)濟(jì)人追名逐利符合商業(yè)道德的基本要求，但不一定合于個(gè)人品德的高尚標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)勤于慈善和公益合于社會(huì)公德，但怠于公益事業(yè)也并不違反商業(yè)道德。特別是，反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法所要求的商業(yè)道德必須是公認(rèn)的商業(yè)道德，是指特定商業(yè)領(lǐng)域普遍認(rèn)知和接受的行為標(biāo)準(zhǔn)，具有公認(rèn)性和一般性。即使在同一商業(yè)領(lǐng)域，由于是市場(chǎng)交易活動(dòng)中的道德準(zhǔn)則，公認(rèn)的商業(yè)道德也應(yīng)當(dāng)是交易參與者共同和普遍認(rèn)可的行為標(biāo)準(zhǔn)，不能僅從買(mǎi)方或者賣(mài)方、企業(yè)或者職工的單方立場(chǎng)來(lái)判斷是否屬于公認(rèn)的商業(yè)道德。具體到個(gè)案中的公認(rèn)的商業(yè)道德，需要根據(jù)特定商業(yè)領(lǐng)域和個(gè)案情形具體確定，特定行業(yè)的一般實(shí)踐、行為后果、交易雙方的主觀狀態(tài)和交易相對(duì)人的自愿選擇等都可能成為考慮因素。
26.職工在職期間籌劃設(shè)立與所在單位具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的新公司的行為正當(dāng)性判斷
在前述“海帶配額”不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案中，最高人民法院認(rèn)為，職工在職期間籌劃設(shè)立與所在單位具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的新公司，為自己離職后的生涯作適當(dāng)準(zhǔn)備，并不當(dāng)然具有不正當(dāng)性；只有當(dāng)職工的有關(guān)行為違反了法定或者約定的競(jìng)業(yè)限制義務(wù)的情況下，才能夠認(rèn)定該行為本身具有不正當(dāng)性。
最高人民法院審查認(rèn)為：雖然可以認(rèn)定馬達(dá)慶本人在原單位工作期間即籌劃設(shè)立了圣克達(dá)誠(chéng)公司，意圖與原單位開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)，但是，職工在職期間籌劃設(shè)立新公司，為自己離職后的生涯作適當(dāng)準(zhǔn)備，并不當(dāng)然具有不正當(dāng)性。因此，只有當(dāng)職工的有關(guān)行為違反了法定或者約定的競(jìng)業(yè)限制義務(wù)的情況下，才能夠認(rèn)定該行為本身具有不正當(dāng)性。法定的競(jìng)業(yè)限制義務(wù)主要是指公司法上針對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員設(shè)定的義務(wù)；約定的競(jìng)業(yè)限制義務(wù)一般是指依據(jù)合同法和勞動(dòng)合同法針對(duì)交易相對(duì)人或者勞動(dòng)者通過(guò)協(xié)議約定的義務(wù)。山東食品公司未以馬達(dá)慶違反法定或者約定的競(jìng)業(yè)限制提出請(qǐng)求，馬達(dá)慶也并非山東食品公司的董事或者公司法意義上的高級(jí)管理人員，并不負(fù)有公司法規(guī)定的競(jìng)業(yè)限制義務(wù)，同時(shí)本案現(xiàn)有證據(jù)也不能證明馬達(dá)慶負(fù)有約定的競(jìng)業(yè)限制義務(wù)。因此，基于現(xiàn)有證據(jù)難以認(rèn)定馬達(dá)慶在職期間籌劃設(shè)立新公司的行為具有不正當(dāng)性。況且，無(wú)論是法定的還是約定的競(jìng)業(yè)限制制度，都屬于法律賦予有關(guān)經(jīng)營(yíng)者的法律保護(hù)手段，山東食品公司在不能依據(jù)法定競(jìng)業(yè)限制約束馬達(dá)慶的情況下，又未事先通過(guò)約定進(jìn)行自我保護(hù)，由此產(chǎn)生的不利后果應(yīng)自我承擔(dān)。馬達(dá)慶的所作所為可能并不合于個(gè)人品德的高尚標(biāo)準(zhǔn)，不應(yīng)該得到鼓勵(lì)和提倡，但這并不當(dāng)然意味著他作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)人同時(shí)違反了誠(chéng)實(shí)信用原則和公認(rèn)的商業(yè)道德。在不負(fù)有競(jìng)業(yè)限制義務(wù)的情況下，企業(yè)的一般勞動(dòng)者在職期間籌劃設(shè)立新公司為離職后的生涯做準(zhǔn)備，屬于市場(chǎng)常見(jiàn)現(xiàn)象，法律上對(duì)此行為本身也無(wú)禁止性規(guī)定。當(dāng)然，如果勞動(dòng)者在職期間即利用職務(wù)之便以新設(shè)公司名義攫取本應(yīng)由原企業(yè)獲得的現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)利益，則應(yīng)另當(dāng)別論。
27.離職員工運(yùn)用個(gè)人技能為與原單位有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的公司工作的行為正當(dāng)性判斷
在前述“海帶配額”不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案中，最高人民法院認(rèn)為，職工在工作中掌握和積累的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和技能，除屬于單位的商業(yè)秘密的情形外，構(gòu)成其人格的組成部分，職工離職后有自主利用的自由；在既沒(méi)有違反競(jìng)業(yè)限制義務(wù)，又沒(méi)有侵犯商業(yè)秘密的情況下，勞動(dòng)者運(yùn)用自己在原用人單位學(xué)習(xí)的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)與技能為其他與原單位存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的單位服務(wù)的，不宜簡(jiǎn)單地以反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第二條的原則規(guī)定認(rèn)定構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。
最高人民法院審查認(rèn)為：作為具有學(xué)習(xí)能力的勞動(dòng)者，職工在企業(yè)工作的過(guò)程中必然會(huì)掌握和積累與其所從事的工作有關(guān)的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和技能。除屬于單位的商業(yè)秘密的情形外，這些知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和技能構(gòu)成職工人格的組成部分，是其生存能力和勞動(dòng)能力的基礎(chǔ)。職工離職后有自主利用其自身的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和技能的自由，因利用其自身的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和技能而?A得客戶(hù)信賴(lài)并形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的，除侵犯原企業(yè)的商業(yè)秘密的情況外，并不違背誠(chéng)實(shí)信用的原則和公認(rèn)的商業(yè)道德。一審法院有關(guān)企業(yè)職工在履行單位交辦工作過(guò)程中所形成的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如同在履行單位工作中產(chǎn)生的發(fā)明創(chuàng)造一樣，其權(quán)利享有者是公司而非職工的認(rèn)定，并不正確。知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和技能等個(gè)人能力顯然不能直接等同于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，其中除涉及單位商業(yè)秘密的內(nèi)容以外，均應(yīng)屬于個(gè)人人格內(nèi)容，可以自由支配和使用，這與職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造或者職務(wù)勞動(dòng)成果可以成為獨(dú)立的財(cái)產(chǎn)或者利益有明顯不同。如果任何人在履行職務(wù)的過(guò)程中積累知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和技能等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)都應(yīng)歸屬于任職單位，在將來(lái)離職變換工作時(shí)不能使用，顯然不利于鼓勵(lì)職工在現(xiàn)單位學(xué)習(xí)新知識(shí)，積累新經(jīng)驗(yàn)，提高自身業(yè)務(wù)能力，更不利于整個(gè)社會(huì)在知識(shí)上的積累和利用，不利于社會(huì)的創(chuàng)新和發(fā)展。
28.獲得外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利的商品外觀在專(zhuān)利權(quán)終止后能否依據(jù)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法獲得保護(hù)
在申請(qǐng)?jiān)賹徣藢幉ㄎ嗊_(dá)制筆有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)微亞達(dá)制筆公司）與被申請(qǐng)人上海中韓晨光文具制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中韓晨光公司）、原審被告寧波微亞達(dá)文具有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)微亞達(dá)文具公司）、原審被告上海成碩工貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)成碩工貿(mào)公司）擅自使用知名商品特有裝潢糾紛案〔（2010）民提字第16號(hào)〕（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“晨光筆特有裝潢”不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案）中，最高人民法院認(rèn)為，外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利權(quán)終止后，該設(shè)計(jì)并不當(dāng)然進(jìn)入公有領(lǐng)域，在符合條件時(shí)還可以依據(jù)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法關(guān)于知名商品特有包裝、裝潢的規(guī)定而得到制止混淆的保護(hù)。
本案的基本案情是：2002年7月19日，中韓晨光公司向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)了名稱(chēng)為“筆（事務(wù)筆）”的外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利，該專(zhuān)利于2003年2月19日獲得授權(quán)公告。因未繳納專(zhuān)利年費(fèi)，該專(zhuān)利權(quán)已于2005年10月12日終止。中韓晨光公司生產(chǎn)的K-35型按動(dòng)式中性筆使用了該外觀設(shè)計(jì)。中韓晨光公司在第16類(lèi)筆商品上擁有“晨光”注冊(cè)商標(biāo)，自2005年起，該商標(biāo)先后被評(píng)為上海市著名商標(biāo)和馳名商標(biāo)。中韓晨光公司對(duì)其產(chǎn)品也進(jìn)行了廣告宣傳。晨光牌K-35型按動(dòng)式中性筆的外觀由撳頭、筆套夾、裝飾圈、筆桿、筆頸、護(hù)套、尖套組成。中韓晨光公司對(duì)其中筆套夾和裝飾圈部分進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)。2007年6月4日，中韓晨光公司在成碩工貿(mào)公司處購(gòu)買(mǎi)了681型水筆一盒，該筆的結(jié)構(gòu)和外觀與上述K -35型按動(dòng)式中性筆相同。681型水筆由微亞達(dá)制筆公司和微亞達(dá)文具公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售。2008年4月21日，中韓晨光公司以徽亞達(dá)制筆公司和徽亞達(dá)文具公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售的681型水筆仿冒K-35型按動(dòng)式中性筆的特有裝潢，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為由提起訴訟，請(qǐng)求停止侵害和賠償損失。上海市第二中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，K -35型按動(dòng)式中性筆外觀中的筆套和裝飾圈部分構(gòu)成知名商品的特有裝潢，681型水筆與K -35型按動(dòng)式中性筆在筆套夾和裝飾圈部分的形狀設(shè)計(jì)基本無(wú)差別，兩個(gè)產(chǎn)品的其他部分也十分相似，從整體上看足以造成消費(fèi)者的混淆，微亞達(dá)制筆公司和微亞達(dá)文具公司的行為構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，遂判決兩公司停止實(shí)施仿冒K-35型按動(dòng)式中性筆特有裝潢的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，共同賠償中韓晨光公司經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元。微亞達(dá)制筆公司上訴后，上海市高級(jí)人民法院判決維持一審判決。微亞達(dá)制筆公司不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院裁定提審本案后，微亞達(dá)制筆公司因與中韓晨光公司達(dá)成和解協(xié)議，申請(qǐng)撤回其再審申請(qǐng)。最高人民法院于2010年12月3日裁定準(zhǔn)許其申請(qǐng)。
最高人民法院審查認(rèn)為：多數(shù)情況下，如果一種外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利因保護(hù)期屆滿(mǎn)或者其他原因?qū)е聦?zhuān)利權(quán)終止，該外觀設(shè)計(jì)就進(jìn)入了公有領(lǐng)域，任何人都可以自由利用。但是，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域內(nèi)，一種客體可能同時(shí)屬于多種知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)對(duì)象，其中一種權(quán)利的終止并不當(dāng)然導(dǎo)致其他權(quán)利同時(shí)也失去效力。同時(shí)，反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法也可以在知識(shí)產(chǎn)權(quán)法之外，在特定條件下對(duì)于某些民事權(quán)益提供有限的、附加的補(bǔ)充性保護(hù)。就獲得外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利權(quán)的商品外觀而言，外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利權(quán)終止之后，在使用該外觀設(shè)計(jì)的商品成為知名商品的情況下，如果他人對(duì)該外觀設(shè)計(jì)的使用足以導(dǎo)致相關(guān)公眾對(duì)商品的來(lái)源產(chǎn)生混淆或者誤認(rèn)，這種在后使用行為就會(huì)不正當(dāng)?shù)乩迷撏庥^設(shè)計(jì)在先使用人的商譽(yù)，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。因此，外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利權(quán)終止后，該設(shè)計(jì)并不當(dāng)然進(jìn)入公有領(lǐng)域，在符合反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的保護(hù)條件時(shí)，它還可以受到該法的保護(hù)。具體而言，由于商品的外觀設(shè)計(jì)可能同時(shí)構(gòu)成商品的包裝或者裝潢，因而可以依據(jù)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法關(guān)于知名商品特有包裝、裝潢的規(guī)定而得到制止混淆的保護(hù)。此時(shí)，該外觀設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足以下條件：1.使用該設(shè)計(jì)的商品必須構(gòu)成知名商品；2.該設(shè)計(jì)已經(jīng)實(shí)際具有區(qū)別商品來(lái)源的作用，從而可以作為知名商品的特有包裝或者裝潢；3.該設(shè)計(jì)既不屬于由商品自身的性質(zhì)所決定的設(shè)計(jì)，也不屬于為實(shí)現(xiàn)某種技術(shù)效果所必需的設(shè)計(jì)或者使商品具有實(shí)質(zhì)性?xún)r(jià)值的設(shè)計(jì)；4.他人對(duì)該設(shè)計(jì)的使用會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆或者誤認(rèn)。不過(guò)，外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利權(quán)的終止，至少使社會(huì)公眾收到了該設(shè)計(jì)可能已經(jīng)進(jìn)入公有領(lǐng)域的信號(hào)，因而主張?jiān)撛O(shè)計(jì)受到知名商品特有包裝、裝潢保護(hù)的權(quán)利人應(yīng)提供更加充分的證據(jù)來(lái)證明有關(guān)設(shè)計(jì)仍應(yīng)受法律保護(hù)。
29.商品外觀形狀構(gòu)造獲得知名商品特有裝潢保護(hù)的條件
在前述“晨光筆特有裝潢”不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案中，最高人民法院認(rèn)為，凡是具有美化商品作用、外部可視的裝飾，都屬于裝潢，通常包括文字圖案類(lèi)和形狀構(gòu)造類(lèi)兩種類(lèi)型；與外在于商品之上的文字圖案類(lèi)裝潢相比，內(nèi)在于商品之中的形狀構(gòu)造類(lèi)裝潢構(gòu)成知名商品的特有裝潢需要滿(mǎn)足更嚴(yán)格的條件。
最高人民法院審查認(rèn)為：商品的裝潢的字面含義是指商品的裝飾，它起著美化商品的作用。一般而言，凡是具有美化商品作用、外部可視的裝飾，都屬于裝潢。在外延上，商品的裝潢一般可以分為如下兩種類(lèi)型：一類(lèi)是文字圖案類(lèi)裝潢，即外在于商品之上的文字、圖案、色彩及其排列組合；另一類(lèi)是形狀構(gòu)造類(lèi)裝潢，即內(nèi)在于物品之中，屬于物品本體但具有裝飾作用的物品的整體或者局部外觀構(gòu)造，但僅由商品自身的性質(zhì)所決定的形狀、為實(shí)現(xiàn)某種技術(shù)效果所必需的形狀以及使商品具有實(shí)質(zhì)性?xún)r(jià)值的形狀除外。現(xiàn)實(shí)生活中大多數(shù)裝潢都可歸為這兩種類(lèi)型。所謂知名商品的特有裝潢，是指知名商品上具有區(qū)別商品來(lái)源的顯著特征的裝潢。由于文字圖案類(lèi)裝潢和形狀構(gòu)造類(lèi)裝潢的表現(xiàn)形態(tài)不同，決定了它們構(gòu)成特有裝潢的條件也存在一定差異。對(duì)于文字圖案類(lèi)裝潢而言，由于消費(fèi)者幾乎總是習(xí)慣于利用它們來(lái)區(qū)分商品來(lái)源，除因?yàn)橥ㄓ眯?、描述性或者其他原因而缺乏顯著性的情況外，它們通常都可以在一定程度上起到區(qū)別商品來(lái)源的作用。一般而言，在使用文字圖案類(lèi)裝貿(mào)的商品構(gòu)成知名商品的情況下，該文字圖案類(lèi)裝潢除缺乏顯著性的情形外，通常都可起到區(qū)別商品來(lái)源的作用，從而構(gòu)成知名商品的特有裝潢。形狀構(gòu)造類(lèi)裝潢則并非如此。形狀構(gòu)造本身與商品本體不可分割，相關(guān)公眾往往更容易將其視作商品本體的組成部分，而一般不會(huì)直接將其與商品的特定生產(chǎn)者、提供者聯(lián)系起來(lái)。即使使用該形狀構(gòu)造的商品已經(jīng)成為知名商品，在缺乏充分證據(jù)的情況下，不能直接得出相關(guān)公眾已經(jīng)將該種形狀構(gòu)造與特定的生產(chǎn)者、提供者聯(lián)系起來(lái)的結(jié)論。因此，對(duì)于形狀構(gòu)造類(lèi)裝潢而言，不能基于使用該種形狀構(gòu)造的商品已經(jīng)成為知名商品就當(dāng)然認(rèn)為該種形狀構(gòu)造已經(jīng)起到了區(qū)別商品來(lái)源的作用，更不能僅憑使用該種形狀構(gòu)造的商品已經(jīng)成為知名商品就推定該種形狀構(gòu)造屬于知名商品的特有裝潢。因而，認(rèn)定形狀構(gòu)造類(lèi)裝潢構(gòu)成知名商品特有裝潢，需要有更加充分的證據(jù)證明該種形狀構(gòu)造起到了區(qū)別商品來(lái)源的作用?？梢?jiàn)，與外在于商品之上的文字圖案類(lèi)裝潢相比，內(nèi)在于商品之中的形狀構(gòu)造類(lèi)裝潢構(gòu)成知名商品的特有裝潢需要滿(mǎn)足更嚴(yán)格的條件。這些條件一般至少包括：1.該形狀構(gòu)造應(yīng)該具有區(qū)別于一般常見(jiàn)設(shè)計(jì)的顯著特征。2.通過(guò)在市場(chǎng)上的使用，相關(guān)公眾已經(jīng)將該形狀構(gòu)造與特定生產(chǎn)者、提供者聯(lián)系起來(lái)，即該形狀構(gòu)造通過(guò)使用獲得了第二含義。也就是說(shuō)，一種形狀構(gòu)造要成為知名商品的特有裝潢，其僅僅具有新穎性和獨(dú)特性并對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生了吸引力是不夠的，它還必須能夠起到區(qū)別商品來(lái)源的作用。只要有充分證據(jù)證明該形狀構(gòu)造特征取得了區(qū)別商品來(lái)源的作用，就可以依據(jù)知名商品的特有裝潢獲得保護(hù)。五、知識(shí)產(chǎn)權(quán)合同案件審判
30.不具備“兩店一年”條件的特許人所簽特許經(jīng)營(yíng)合同的效力
在廣西壯族自治區(qū)高級(jí)人民法院關(guān)于不具備“擁有至少2個(gè)直營(yíng)店并且經(jīng)營(yíng)時(shí)間超過(guò)1年”的特許人所簽訂的特許經(jīng)營(yíng)合同是否有效的請(qǐng)示案〔（2010）民三他字第18號(hào)〕中，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭首次評(píng)析了該類(lèi)合同的效力。
最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭批復(fù)認(rèn)為：2007年5月1日起施行的《商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l例》第七條第二款關(guān)于“特許人從事特許經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)擁有至少2個(gè)直營(yíng)店，并且經(jīng)營(yíng)時(shí)間超過(guò)1年”的規(guī)定，屬于行政法規(guī)的管理性強(qiáng)制性規(guī)定；特許人不具備上述條件，并不當(dāng)然導(dǎo)致其與他人簽訂的特許經(jīng)營(yíng)合同無(wú)效。
31.企業(yè)以外的其他單位和個(gè)人作為特許人所簽特許經(jīng)營(yíng)合同的效力及特許人的認(rèn)定
在廣西壯族自治區(qū)高級(jí)人民法院關(guān)于特許人不具備企業(yè)資格簽訂的特許經(jīng)營(yíng)合同是否有效的請(qǐng)示案〔（2010）民三他字第19號(hào)〕中，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭首次明確了該類(lèi)合同的效力。
最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭批復(fù)認(rèn)為：2007年5月1日起施行的《商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l例》第三條第二款關(guān)于“企業(yè)以外的其他單位和個(gè)人不得作為特許人從事特許經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”的規(guī)定，可以認(rèn)定為行政法規(guī)的效力性強(qiáng)制性規(guī)定；企業(yè)以外的其他單位和個(gè)人作為特許人與他人簽訂的特許經(jīng)營(yíng)合同，可以認(rèn)定為無(wú)效。
最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭同時(shí)指出：在具體案件審判中，法院要注意結(jié)合特許經(jīng)營(yíng)資源的擁有人或者實(shí)際控制人、在商務(wù)主管部門(mén)的備案信息、經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)、技術(shù)支持以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)等服務(wù)的實(shí)際提供者、涉案合同的簽字人和簽約名義及簽字人與特許經(jīng)營(yíng)資源擁有人或者實(shí)際控制人之間的法律關(guān)系等因素，準(zhǔn)確認(rèn)定涉案合同的特許人，依法妥善審理好相關(guān)案件。六、關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責(zé)任承擔(dān)
32.數(shù)字圖書(shū)館侵犯著作權(quán)案件中重復(fù)訴訟的認(rèn)定與賠償責(zé)任的確定
在申請(qǐng)?jiān)賹徣吮本┦兰o(jì)超星信息技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)世紀(jì)超星公司）與被申請(qǐng)人李昌奎及一審被告、二審被上訴人北京超星數(shù)圖信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)超星數(shù)圖公司）和貴州大學(xué)侵犯著作權(quán)糾紛案〔（2010）民提字第159號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，權(quán)利人針對(duì)數(shù)字圖書(shū)館運(yùn)營(yíng)商及不同用戶(hù)提起的侵權(quán)訴訟，因被訴侵權(quán)主體不完全相同，訴訟請(qǐng)求不能互相涵蓋，故不構(gòu)成重復(fù)訴訟，但對(duì)權(quán)利人賠償損失的請(qǐng)求能否予以支持，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行綜合考量；若權(quán)利人在以前訴訟中獲得的賠償足以補(bǔ)償其因本案侵權(quán)行為所遭受的實(shí)際損失，本案被告不應(yīng)再向權(quán)利人承擔(dān)賠償責(zé)任。
本案的基本案情是：《中外職業(yè)資格認(rèn)證和語(yǔ)言考試指南：規(guī)劃你的職業(yè)生涯》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指南》）由山東人民出版社于2002年8月出版，署名為李昌奎，全書(shū)共計(jì)240千字。2005年12月，貴州大學(xué)圖書(shū)館與超星數(shù)圖公司簽訂《數(shù)字圖書(shū)館共建協(xié)議書(shū)》，約定超星數(shù)圖公司以鏈接或鏡像方式建設(shè)數(shù)字圖書(shū)館，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)及書(shū)目信息的上傳、修改、維護(hù)及圖書(shū)館的運(yùn)行，并保證其對(duì)“超星數(shù)字圖書(shū)館”作品的使用已經(jīng)過(guò)相關(guān)權(quán)利人的授權(quán)，貴州大學(xué)圖書(shū)館負(fù)責(zé)提供本項(xiàng)目所需的硬件設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，不具體參與該圖書(shū)館的運(yùn)營(yíng)。2007年1月16日作出的公證書(shū)顯示：進(jìn)入貴州大學(xué)網(wǎng)站，點(diǎn)擊“電子圖書(shū)”，進(jìn)入“超星數(shù)字圖書(shū)館”主頁(yè)，在“信息檢索”欄輸入“李昌奎”并選擇“作者”，查詢(xún)到《指南》一書(shū)。該書(shū)記錄下有“閱讀”、“下載”、“發(fā)表評(píng)論”、“添加個(gè)人書(shū)簽”四個(gè)選項(xiàng)。世紀(jì)超星公司是電子圖書(shū)的制作者，超星數(shù)圖公司是世紀(jì)超星公司的下屬銷(xiāo)售公司。在本案之前，李昌奎就《指南》一書(shū)已對(duì)世紀(jì)超星公司、超星數(shù)圖公司及其他用戶(hù)提起10余起侵權(quán)訴訟，共獲得賠償147016.666元。該公證書(shū)的時(shí)間是在吉林省長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院作出（2007）長(zhǎng)民初字第118號(hào)判決之前，在該院判令“長(zhǎng)春理工大學(xué)及超星數(shù)圖公司停止侵權(quán)”判決生效后，世紀(jì)超星公司、超星數(shù)圖公司即對(duì)“超星數(shù)字圖書(shū)館”中的《指南》一書(shū)采取措施進(jìn)行刪除。在最高人民法院對(duì)本案進(jìn)行聽(tīng)證時(shí)，雙方均認(rèn)可包括貴州大學(xué)數(shù)字圖書(shū)館網(wǎng)站在內(nèi)的相關(guān)網(wǎng)站上《指南》一書(shū)已基本刪除。李昌奎的訴訟請(qǐng)求為：判令貴州大學(xué)立即從其服務(wù)器中刪除《指南》一書(shū)，停止侵權(quán)；貴州大學(xué)、世紀(jì)超星公司及超星數(shù)圖公司連帶賠償其經(jīng)濟(jì)損失及合理支出共12000元，并負(fù)擔(dān)訴訟費(fèi)用。貴州省貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，李昌奎就同一侵權(quán)事實(shí)再次向世紀(jì)超星公司、超星數(shù)圖公司提出賠償損失的請(qǐng)求，系重復(fù)主張，違背民事訴訟中一事不再理的原則，故不予支持。貴州大學(xué)不能對(duì)“超星數(shù)字圖書(shū)館”內(nèi)容進(jìn)行控制，未直接獲取利益，不具有侵權(quán)的故意，不存在主觀過(guò)錯(cuò)，不應(yīng)承擔(dān)賠償損失的責(zé)任，只應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)的責(zé)任。遂判決貴州大學(xué)立即從其服務(wù)器中刪除《指南》一書(shū)，停止侵權(quán)；駁回李昌奎的其他訴訟請(qǐng)求。李昌奎不服一審判決，提起上訴。貴州省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，在本案訴訟之前，李昌奎就世紀(jì)超星公司、超星數(shù)圖公司侵犯《指南》一書(shū)的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)提起的其他訴訟所涉及的侵權(quán)事實(shí)與本案不是基于同一侵權(quán)事實(shí)，不屬于重復(fù)訴訟，不影響本案中世紀(jì)超星公司、超星數(shù)圖公司侵權(quán)行為的構(gòu)成及承擔(dān)侵權(quán)的民事責(zé)任。一審判決認(rèn)定本案系李昌奎就同一侵權(quán)事實(shí)向超星公司、超星數(shù)圖公司提出的重復(fù)訴訟，違背民事訴訟中一事不再理的原則不當(dāng)，應(yīng)當(dāng)予以糾正。遂判決撤銷(xiāo)一審判決，貴州大學(xué)、超星數(shù)圖公司立即共同刪除貴州大學(xué)網(wǎng)站中“超星數(shù)字圖書(shū)館”中的《指南》一書(shū)，世紀(jì)超星公司、超星數(shù)圖公司賠償李昌奎經(jīng)濟(jì)損失5000元。世紀(jì)超星公司不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院提審本案后?010年11月5日作出再審判決，撤銷(xiāo)一、二審判決，駁回李昌奎的訴訟請(qǐng)求。
最高人民法院再審認(rèn)為：世紀(jì)?w星公司未經(jīng)李昌奎許可，擅自將《指南》一書(shū)數(shù)字化，收錄入其開(kāi)發(fā)的“超星數(shù)字圖書(shū)館”中，由超星數(shù)圖公司將該數(shù)字圖書(shū)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)銷(xiāo)售給貴州大學(xué)，并通過(guò)鏡像或鏈接方式供貴州大學(xué)在局域網(wǎng)上進(jìn)行傳播，其行為侵犯了李昌奎的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)。原審法院認(rèn)定世紀(jì)超星公司、超星數(shù)圖公司共同承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任正確。原審法院同時(shí)認(rèn)定貴州大學(xué)作為“超星數(shù)字圖書(shū)館”的使用者，通過(guò)其局域網(wǎng)傳播涉案作品的行為，亦侵犯了李昌奎的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)，應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)的民事責(zé)任，亦無(wú)不當(dāng)。關(guān)于是否重復(fù)訴訟問(wèn)題，鑒于李昌奎針對(duì)世紀(jì)超星公司、超星數(shù)圖公司及其用戶(hù)的侵權(quán)行為，在不同的法院已提起多個(gè)侵權(quán)訴訟，每一個(gè)侵權(quán)訴訟之間雖有關(guān)聯(lián)，但被訴侵權(quán)主體不完全相同，訴訟請(qǐng)求亦不能相互涵蓋，故世紀(jì)超星公司主張本案李昌奎系重復(fù)訴訟的理由不能成立。關(guān)于是否重復(fù)賠償問(wèn)題，民事賠償?shù)墓δ茉谟谘a(bǔ)償被侵權(quán)人因侵權(quán)行為所遭受的實(shí)際損失，李昌奎在本案中提出的賠償請(qǐng)求應(yīng)否予以支持，需要綜合進(jìn)行考量。鑒于《指南》一書(shū)在世紀(jì)超星公司開(kāi)發(fā)的“超星數(shù)字圖書(shū)館”收錄的圖書(shū)數(shù)量中所占比例極小，且李昌奎在以前提起的多次訴訟中已獲得14余萬(wàn)元賠償，本案中因李昌奎不能提供證據(jù)證明其另有實(shí)際損失，考慮到有關(guān)訴訟在被訴侵權(quán)行為上的整體關(guān)聯(lián)性，李昌奎獲得的上述賠償數(shù)額足以補(bǔ)償其因世紀(jì)超星公司、超星數(shù)圖公司的侵權(quán)行為所遭受的實(shí)際損失，世紀(jì)超星公司、超星數(shù)圖公司在本案中不應(yīng)再向李昌奎承擔(dān)賠償責(zé)任。因貴州大學(xué)對(duì)“超星數(shù)字圖書(shū)館”數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的內(nèi)容不能進(jìn)行控制，二審法院認(rèn)為貴州大學(xué)不具有侵權(quán)的故意，且未通過(guò)“超星數(shù)字圖書(shū)館”直接獲取利益，可不承擔(dān)賠償責(zé)任，但負(fù)有協(xié)助超星數(shù)圖公司刪除《指南》一書(shū)，停止侵權(quán)行為并無(wú)明顯不當(dāng)。鑒于世紀(jì)超星公司、超星數(shù)圖公司已經(jīng)停止侵權(quán)，本案沒(méi)有再判決停止侵權(quán)行為的必要。
33.銷(xiāo)售侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)商品銷(xiāo)售商的賠償責(zé)任的確定
在申請(qǐng)?jiān)賹徣唆數(shù)婪?達(dá)斯勒體育用品波馬股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)波馬公司）與北京六里橋廣客宇商貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣客宇公司）侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)糾紛案〔（2009）民申字第1882號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，銷(xiāo)售商在未與制造者構(gòu)成共同侵權(quán)、需要承擔(dān)連帶責(zé)任時(shí)，僅就其銷(xiāo)售行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，不應(yīng)一并承擔(dān)制造者應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任，更不能由其賠償權(quán)利人因侵權(quán)而受到的所有損失。
本案的基本案情是：波馬公司擁有在運(yùn)動(dòng)鞋等商品上的第76559號(hào)豹子圖形的注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。2007年，波馬公司在廣客宇公司購(gòu)買(mǎi)到“足奇威”牌運(yùn)動(dòng)鞋一雙，價(jià)格為96元。該款鞋的鞋幫外側(cè)有一豹子圖案，鞋的吊牌上有“ZUQIWEI”、“美國(guó)足奇威體育用品發(fā)展有限公司（授權(quán)）”字樣以及生產(chǎn)廠商福建省晉江市錢(qián)鵬鞋塑有限公司的廠名、廠址、電話(huà)。經(jīng)比對(duì)，該款鞋的鞋幫外側(cè)的豹子圖案與涉案商標(biāo)相比，除后腿被截去小部分外，其余基本相同。2008年7月，波馬公司以廣客宇公司侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)為由提起訴訟，請(qǐng)求判令廣客宇公司停止侵權(quán)、賠償波馬公司經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元及為制止侵權(quán)行為發(fā)生的費(fèi)用700元。廣客宇公司在訴訟中提交了晉江市錢(qián)鵬鞋塑有限公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、衛(wèi)生許可證、中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)政府“足奇威”品牌商標(biāo)證明書(shū)、福建省鞋服質(zhì)量檢測(cè)中心出具的檢驗(yàn)報(bào)告的復(fù)印件，用以證明銷(xiāo)售的涉案產(chǎn)品均是正規(guī)合格的商品。北京市第二中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，波馬公司所購(gòu)買(mǎi)“足奇威”鞋的外側(cè)鞋幫上有豹子圖案，該圖案與涉案商標(biāo)相近似，因此該款鞋是侵犯涉案商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的侵權(quán)商品。雖然廣客宇公司提交了說(shuō)明涉案商品的生產(chǎn)來(lái)源的證據(jù)，但其作為銷(xiāo)售單位，應(yīng)知曉涉案商標(biāo)的知名度，主動(dòng)審查商品的進(jìn)貨手續(xù)，現(xiàn)其未能提供證據(jù)證明所售商品的進(jìn)貨渠道，不屬于法律上規(guī)定的主觀上不知情的法定情形，因此廣客宇公司還應(yīng)承擔(dān)賠償波馬公司經(jīng)濟(jì)損失的法律責(zé)任。遂判決廣客宇公司立即停止銷(xiāo)售侵犯涉案商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的涉案鞋類(lèi)商品，賠償波馬公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣1000元及合理訴訟支出人民幣700元。波馬公司不服一審判決，提起上訴。北京市高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，廣客宇公司作為銷(xiāo)售者，雖有一定主觀過(guò)錯(cuò)，但其銷(xiāo)售侵權(quán)商品的數(shù)量較小，并且提供了制造者的有關(guān)情況材料，故應(yīng)在其侵權(quán)行為情節(jié)、性質(zhì)、程度范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。一審法院根據(jù)本案具體情況酌情確定的賠償數(shù)額并無(wú)不當(dāng)。因此判決駁回上訴，維持一審判決。波馬公司不服二審判決，認(rèn)為賠償數(shù)額太低，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院?010年5月21日裁定駁回其再審申請(qǐng)。
最高人民法院審查認(rèn)為：本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于如何確定賠償數(shù)額。根據(jù)查明的事實(shí)，廣客宇公司是銷(xiāo)售商，而非制造者，在未與制造者構(gòu)成共同侵權(quán)、需要承擔(dān)連帶責(zé)任時(shí)，廣客宇公司僅就其銷(xiāo)售行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，而不一并承擔(dān)制造者應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任，更不能由某一銷(xiāo)售商賠償權(quán)利人因侵權(quán)而受到的所有損失。銷(xiāo)售侵犯商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)商品，并需要承擔(dān)賠償責(zé)任的某一銷(xiāo)售商的賠償數(shù)額，同樣需要根據(jù)商標(biāo)法第五十六條第一、二款的規(guī)定確定，即為該銷(xiāo)售商銷(xiāo)售期間因銷(xiāo)售所獲得的利益，或者被侵權(quán)人在被侵權(quán)期間因該銷(xiāo)售商的銷(xiāo)售行為所受到的損失，包括被侵權(quán)人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開(kāi)支。如果銷(xiāo)售商因銷(xiāo)售侵權(quán)產(chǎn)品所得利益或者被侵權(quán)人的損失難以確定的，由人民法院根據(jù)銷(xiāo)售行為的情節(jié)確定賠償數(shù)額。在確定銷(xiāo)售商的賠償數(shù)額時(shí)，要綜合考慮注冊(cè)商標(biāo)的知名度、侵權(quán)行為人的主觀惡意、銷(xiāo)售侵權(quán)商品的數(shù)量、價(jià)格以及銷(xiāo)售持續(xù)時(shí)間等因素。本案中，波馬公司雖主張廣客宇公司銷(xiāo)售規(guī)模較大，但沒(méi)有提供相應(yīng)的證據(jù)，相反廣客宇公司提交了進(jìn)貨單等證明及銷(xiāo)售情況說(shuō)明，證明其銷(xiāo)售行為規(guī)模小、數(shù)量少。同時(shí)，被控侵權(quán)產(chǎn)品使用了與注冊(cè)商標(biāo)相近似的標(biāo)志，廣客宇公司的此種銷(xiāo)售行為與銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)商品不同，其主觀過(guò)錯(cuò)較小。而且本案中，被控侵權(quán)產(chǎn)品上已經(jīng)標(biāo)注了產(chǎn)品的制造者，廣客宇公司也提交了制造者的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證據(jù)，在該種情況下，波馬公司完全可以另行向制造者主張權(quán)利，獲得相應(yīng)的救濟(jì)。因此，原審判決廣客宇公司賠償波馬公司經(jīng)濟(jì)損失1000元和訴訟合理支出700元并無(wú)不妥。
34.專(zhuān)利權(quán)人錯(cuò)誤申請(qǐng)海關(guān)扣留貨物而應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任的確定
在申請(qǐng)?jiān)賹徣藦V州市兆鷹五金有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)兆鷹公司）與被申請(qǐng)人黃岡艾格爾五金制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)艾格爾公司）侵犯實(shí)用新型專(zhuān)利權(quán)糾紛案〔（2010）民申字第1180號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人錯(cuò)誤申請(qǐng)海關(guān)扣留他人出口貨物，他人實(shí)際交貨時(shí)間因此違反合同約定，他人根據(jù)合同應(yīng)支付的遲延交貨違約金屬于其經(jīng)濟(jì)損失。
本案的基本案情是：兆鷹公司為“一種水煙筒”的實(shí)用新型專(zhuān)利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)涉案專(zhuān)利）的專(zhuān)利權(quán)人。艾格爾公司與案外人簽訂一份銷(xiāo)售水煙筒的合同，合同約定若艾格爾公司延期交貨或不能交貨，每天需按貨柜總價(jià)值的1%進(jìn)行賠償。2009年5月7日，中華人民共和國(guó)黃石海關(guān)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)黃石海關(guān)）依兆鷹公司的申請(qǐng)，對(duì)艾格爾公司生產(chǎn)、報(bào)關(guān)出口的被控侵權(quán)產(chǎn)品予以扣押，扣留艾格爾公司申報(bào)出口的鋅合金制水煙筒5800個(gè)，貨物總價(jià)為580510元。2009年5月26日，兆鷹公司以艾格爾公司侵犯涉案專(zhuān)利權(quán)為由提起訴訟。2009年6月5日，艾格爾公司提起反訴稱(chēng)，其生產(chǎn)的產(chǎn)品使用的是現(xiàn)有技術(shù)，沒(méi)有落入涉案專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍，兆鷹公司濫用專(zhuān)利權(quán)，啟動(dòng)海關(guān)保護(hù)程序，扣留艾格爾公司出口貨物，致使其因延期交貨而構(gòu)成違約，造成直接經(jīng)濟(jì)損失203178元，故請(qǐng)求判令兆鷹公司賠償其經(jīng)濟(jì)損失203178元并承擔(dān)合理開(kāi)支等。2009年6月3日，兆鷹公司支付集裝箱超期借用費(fèi)5336元。2009年6月5日，被扣留貨柜裝船離港。湖北省武漢市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，艾格爾公司主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立，兆鷹公司請(qǐng)求海關(guān)扣留被控侵權(quán)產(chǎn)品，造成艾格爾公司遲延交貨，應(yīng)當(dāng)支付違約金203178元。雖然沒(méi)有證據(jù)證明該違約金已實(shí)際支付，但有提單和扣款通知等證明損失存在的初步證據(jù)，該損失作為艾格爾公司的預(yù)期損失應(yīng)當(dāng)納入賠償范圍。遂判決兆鷹公司賠償艾格爾公司經(jīng)濟(jì)損失203178元。兆鷹公司不服一審判決，提起上訴。湖北省高級(jí)人民法院二審判決駁回上訴，維持一審判決。兆鷹公司向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院?010年10月29日裁定駁回其再審申請(qǐng)。
最高人民法院審查認(rèn)為：根據(jù)《中華人民共和國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》第二十九條第二款的規(guī)定，知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人請(qǐng)求海關(guān)扣留侵權(quán)嫌疑貨物后，海關(guān)不能認(rèn)定被扣留的侵權(quán)嫌疑貨物侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，或者人民法院判定不侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的，知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。該賠償責(zé)任應(yīng)當(dāng)是因錯(cuò)誤扣留而使對(duì)方受到的經(jīng)濟(jì)損失。兆鷹公司錯(cuò)誤申請(qǐng)海關(guān)扣留艾格爾公司的出口貨物，導(dǎo)致艾格爾公司實(shí)際交貨時(shí)間違反合同約定。艾格爾公司與案外人的銷(xiāo)售合同中已經(jīng)協(xié)議約定了違約金，該遲延交貨的損失屬于艾格爾公司的經(jīng)濟(jì)損失。七、關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟證據(jù)與程序
35.人民法院應(yīng)否受理因商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)權(quán)權(quán)屬產(chǎn)生的爭(zhēng)議
在湖南省土家人酒業(yè)有限公司（原湖南省土家人工貿(mào)有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)酒業(yè)公司）與湖南土家人集團(tuán)工貿(mào)有限公司（原湖南湘西自治州土家人事業(yè)有限責(zé)任公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)湘西公司）、湖南省正邦商標(biāo)事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)正邦事務(wù)所）確認(rèn)商標(biāo)申請(qǐng)權(quán)權(quán)屬糾紛案〔（2010）民監(jiān)字第407號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，當(dāng)事人在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)過(guò)程中因申請(qǐng)權(quán)權(quán)屬發(fā)生的爭(zhēng)議，屬于民事糾紛，只要符合民事訴訟法第一百零八條規(guī)定的條件，人民法院即應(yīng)予以受理。
本案的基本案情是：2001年10月26日，酒業(yè)公司委托正邦事務(wù)所代理向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)商標(biāo)局）申請(qǐng)“土家人及圖”商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)訴爭(zhēng)商標(biāo)）在第33類(lèi)產(chǎn)品上的注冊(cè)，被商標(biāo)局駁回。酒業(yè)公司向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)）申請(qǐng)復(fù)審。2002年9月27日，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)依法受理酒業(yè)公司的商標(biāo)注冊(cè)駁回復(fù)審申請(qǐng)。2004年1月6日，湘西公司工作人員羅明攜帶“湖南省土家人工貿(mào)有限公司”（酒業(yè)公司原名稱(chēng)）字樣的公章和湘西公司的公章到正邦事務(wù)所辦理了訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。2004年4月28日，商標(biāo)局核準(zhǔn)了該商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的轉(zhuǎn)讓?zhuān)撋虡?biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)人為湘西公司。2004年6月21日，酒業(yè)公司委托長(zhǎng)沙市公安局對(duì)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)書(shū)中“湖南省土家人工貿(mào)有限公司”的印文進(jìn)行了鑒定，鑒定認(rèn)定該印文不是真章所蓋，而是偽造形成。2004年8月23日，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)復(fù)審決定，對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)予以初步審定并公告。2005年1月4日，酒業(yè)公司提起訴訟，請(qǐng)求確認(rèn)訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)權(quán)歸酒業(yè)公司所有，湘西公司賠償其經(jīng)濟(jì)損失。湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人或利害關(guān)系人在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)過(guò)程中因商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)權(quán)權(quán)屬發(fā)生糾紛而提起訴訟的，人民法院依法可以受理。本案中的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓行為屬無(wú)效民事行為，酒業(yè)公司應(yīng)為訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)人。但湘西公司擅自辦理轉(zhuǎn)讓的行為不屬于侵害注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的行為。遂判決訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)權(quán)歸酒業(yè)公司所有；駁回酒業(yè)公司的其他訴訟請(qǐng)求。酒業(yè)公司不服一審判決，提起上訴。湖南省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，本案中誰(shuí)是商標(biāo)注冊(cè)在先申請(qǐng)人，應(yīng)由有關(guān)行政機(jī)關(guān)審查，一審法院進(jìn)行審理不當(dāng)。遂判決撤銷(xiāo)一審判決，駁回酒業(yè)公司的訴訟請(qǐng)求。酒業(yè)公司不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院審查查明?002年1月5日，湘西公司與酒業(yè)公司就合作生產(chǎn)推廣土家人系列白酒事宜簽訂了生產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)責(zé)任書(shū)，該責(zé)任書(shū)約定，注冊(cè)的土家人品牌權(quán)屬湘西公司。遂在變更裁判理由的基礎(chǔ)上于2010年10月11日裁定駁回酒業(yè)公司的再審申請(qǐng)。
最高人民法院審查認(rèn)為：當(dāng)事人在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)過(guò)程中因申請(qǐng)權(quán)權(quán)屬發(fā)生的爭(zhēng)議，屬于民事糾紛，只要符合民事訴訟法第一百零八條規(guī)定的條件，人民法院即應(yīng)予以受理。二審法院認(rèn)為本案應(yīng)由有關(guān)行政機(jī)關(guān)審查，法院不應(yīng)進(jìn)行審理的判決理由不當(dāng)，應(yīng)予糾正。根據(jù)湘西公司與酒業(yè)公司簽訂的“生產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)責(zé)任書(shū)”等證據(jù)，訴爭(zhēng)商標(biāo)應(yīng)屬于湘西公司所有，故本案即使認(rèn)定商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓無(wú)效，也不影響雙方關(guān)于訴爭(zhēng)商標(biāo)應(yīng)歸屬于湘西公司的約定的效力。二審法院從實(shí)體上駁回酒業(yè)公司訴訟請(qǐng)求適當(dāng)，且考慮酒業(yè)公司已過(guò)申請(qǐng)?jiān)賹彿ǘㄆ谙藓驮瓕彿ㄔ翰挥枋芾砥湓賹徤暾?qǐng)的實(shí)際情況，本院對(duì)酒業(yè)公司申請(qǐng)?jiān)賹彽恼?qǐng)求不予支持。
36.涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件不適用《最高人民法院關(guān)于涉外民商事案件訴訟管轄若干問(wèn)題的規(guī)定》
在申請(qǐng)?jiān)賹徣税⒌线_(dá)斯有限公司（ADIDAS AG）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)阿迪達(dá)斯公司）與被申請(qǐng)人阿迪王體育用品（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)阿迪王公司）、原審被告華珠（泉州）鞋業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)華珠公司）、郭艷梅侵犯商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案〔（2010）民申字第1114號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，《最高人民法院關(guān)于涉外民商事案件訴訟管轄若干問(wèn)題的規(guī)定》不適用于涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件。
本案的基本案情是；2008年8月19日，阿迪達(dá)斯公司以阿迪王公司、華珠公司、郭艷梅侵犯商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為由向遼寧省營(yíng)口市中級(jí)人民法院提起訴訟，請(qǐng)求判令阿迪王公司、華珠公司、郭艷梅立即停止侵犯其注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的行為；華珠公司、阿迪王公司立即停止在產(chǎn)品和商業(yè)活動(dòng)中使用阿迪王體育用品（中國(guó)）有限公司、德國(guó)阿迪王（國(guó)際）體育發(fā)展集團(tuán)有限公司企業(yè)名稱(chēng)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為；阿迪王公司變更其含有“阿迪王”字號(hào)的企業(yè)名稱(chēng)；阿迪王公司、華珠公司、郭艷梅在全國(guó)發(fā)行的報(bào)紙上消除影響；阿迪王公司、華珠公司、郭艷梅連帶賠償經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元。華珠公司在提交答辯狀期間以華珠公司、阿迪王公司的住所地、涉案產(chǎn)品生產(chǎn)地均在福建省泉州市，華珠公司在遼寧省營(yíng)口市并沒(méi)有銷(xiāo)售或倉(cāng)儲(chǔ)涉案產(chǎn)品，也沒(méi)有被查封扣押事項(xiàng)為由提出管轄異議。遼寧省營(yíng)口市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條、第七條規(guī)定，對(duì)涉及不同侵權(quán)行為實(shí)施地的多個(gè)被告提起的共同訴訟，原告可以選擇其中一個(gè)被告的侵權(quán)行為實(shí)施地人民法院管轄。阿迪達(dá)斯公司將阿迪王公司、華珠公司、郭艷梅作為共同被告起訴，郭艷梅銷(xiāo)售被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為實(shí)施地在遼寧省營(yíng)口市，因此，營(yíng)口市中級(jí)人民法院對(duì)本案依法擁有管轄權(quán)。故裁定駁回華珠公司的管轄異議。阿迪王公司不服一審裁定，提起上訴。遼寧省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，因被告郭艷梅銷(xiāo)售被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為實(shí)施地在遼寧省營(yíng)口市，營(yíng)口市為侵權(quán)行為的實(shí)施地，營(yíng)口市中級(jí)人民法院對(duì)本案有地域管轄權(quán)。本案系涉外民事案件，涉外民商事案件實(shí)行集中管轄，營(yíng)口市等市區(qū)域內(nèi)的第一審涉外民商事案件，由大連市中級(jí)人民法院管轄。故裁定移送大連市中級(jí)人民法院管轄。阿迪達(dá)斯公司不服二審裁定，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ河?010年11月8日裁定指令遼寧省高級(jí)人民法院再審。
37.宣告專(zhuān)利權(quán)無(wú)效行政訴訟對(duì)侵犯專(zhuān)利權(quán)民事訴訟的影響
在申請(qǐng)?jiān)賹徣速F陽(yáng)黔江航空電熱電器廠（以下簡(jiǎn)稱(chēng)黔江電器廠）與被申請(qǐng)人張保忠、林金棟、一審被告貴陽(yáng)紅華家電超市有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)紅華超市）侵犯實(shí)用新型專(zhuān)利權(quán)糾紛案〔（2010）民申字第1038號(hào)〕中，在二審判決被告承擔(dān)侵犯專(zhuān)利權(quán)責(zé)任，但專(zhuān)利權(quán)已經(jīng)于二審判決之前被宣告無(wú)效且無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定被提起行政訴訟的情況下，最高人民法院認(rèn)為，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)作出的宣告專(zhuān)利權(quán)無(wú)效決定還處于行政訴訟程序，而本申請(qǐng)?jiān)賹彴傅膶彶橐栽撔姓V訟的審理結(jié)果為依據(jù)，因此，在上述行政訴訟審結(jié)之前，應(yīng)中止本案訴訟，并中止原審判決的執(zhí)行。
本案的基本案情是：2009年，張保忠、林金棟以黔江電器廠和紅華超市為被告提起侵犯實(shí)用新型專(zhuān)利權(quán)訴訟。貴州省貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院一審判決兩被告承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。黔江電器廠不服一審判決，提起上訴。貴州省高級(jí)人民法院于2010年5月17日作出駁回上訴、維持原判的二審判決。黔江電器廠不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ簩彶椴槊鳎瑖?guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)于2010年4月30日作出第14837號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定，宣告涉案專(zhuān)利權(quán)全部無(wú)效。北京市第一中級(jí)人民法院于2010年8月11日受理了張保忠、林金棟針對(duì)第14837號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定提起的行政訴訟，目前該案尚在審理中。最高人民法院于2010年11月5日裁定，本案中止訴訟；中止訴訟期間，中止原審判決的執(zhí)行。
38.當(dāng)事人未在行政程序中提交的證據(jù)應(yīng)否采納
在申訴人國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)）與被申訴人商丘市漢方堂生物科技有限公司、原審第三人廣東國(guó)醫(yī)堂制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)醫(yī)堂公司）商標(biāo)撤銷(xiāo)復(fù)審行政糾紛案〔（2010）知行字第28號(hào)〕中，最高人民法院認(rèn)為，在行政訴訟程序中，人民法院對(duì)于原告提交的新證據(jù)一般不予采納，并非一概不予采納，且不予采納的前提條件是原告依法應(yīng)當(dāng)提供而拒不提供。
本案的基本案情是：1995年10月16日，河南省國(guó)醫(yī)保健用品總廠申請(qǐng)注冊(cè)“國(guó)醫(yī)”商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)復(fù)審商標(biāo)），于1997年5月7日獲準(zhǔn)注冊(cè)，該商標(biāo)由“國(guó)醫(yī)”漢字與包括漢語(yǔ)拼音“GUOYI”的圖形組成，核定使用的商品是第5類(lèi)醫(yī)用保健袋、口罩、藥茶等。2003年3月3日，復(fù)審商標(biāo)經(jīng)國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)商標(biāo)局）核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓給商丘市漢方堂美容保健品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)保健品公司）。2007年6月26日，經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)，該復(fù)審商標(biāo)注冊(cè)人變更為商丘市漢方堂生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)漢方堂公司）。2004年4月5日，國(guó)醫(yī)堂公司以復(fù)審商標(biāo)連續(xù)三年停止使用為由向商標(biāo)局提出撤銷(xiāo)申請(qǐng)。商標(biāo)局于2004年6月14日通知保健品公司提交在2001年4月5日至2004年4月4日期間復(fù)審商標(biāo)的使用證據(jù)。保健品公司提交了相關(guān)證據(jù)。2005年3月21日，商標(biāo)局經(jīng)審查作出“撤200400475號(hào)決定”，認(rèn)為保健品公司提交的使用證據(jù)有效，駁回國(guó)醫(yī)堂公司的撤銷(xiāo)申請(qǐng)，復(fù)審商標(biāo)繼續(xù)有效。國(guó)醫(yī)堂公司不服該決定，向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)復(fù)審。2008年6月11日，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出商評(píng)字[2008]第05663號(hào)決定，認(rèn)定本案中現(xiàn)有證據(jù)均不足以證明復(fù)審商標(biāo)在2001年4月5日至2004年4月4日期間，在商業(yè)活動(dòng)中公開(kāi)、真實(shí)地進(jìn)行了實(shí)際使用，依據(jù)商標(biāo)法第四十九條的規(guī)定，將復(fù)審商標(biāo)予以撤銷(xiāo)。漢方堂公司不服該決定，提起行政訴訟并補(bǔ)充提交了有關(guān)使用復(fù)審商標(biāo)的相關(guān)證據(jù)。北京市第一中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，對(duì)于漢方堂公司未在行政程序中提供的證據(jù)以及第三人國(guó)醫(yī)堂公司提供的證據(jù)，依據(jù)《最高人民法院關(guān)于行政訴訟證據(jù)若干問(wèn)題的規(guī)定》第五十九條的規(guī)定，不予??納。漢方堂公司在商標(biāo)行政程序中提交的證據(jù)均不足以證明復(fù)審商標(biāo)在2001年4月5日至2004年4月4日期間進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的實(shí)際使用，遂判決維持商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出的被訴決定。漢方堂公司不服一審判決，提起上訴。北京市高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，復(fù)審商標(biāo)本身權(quán)利狀況發(fā)生多次改變，證據(jù)收集本身存在一定的障礙，漢方堂公司在每一程序階段亦均未漠視程序價(jià)值，相反積極收集、提交證據(jù)，維護(hù)自己的權(quán)益，不存在行政程序中故意不提供證據(jù)的情形；鑒于漢方堂公司在一審、二審程序中多次補(bǔ)充提交新證據(jù)，雖然這些新證據(jù)并非商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出被訴決定時(shí)所依據(jù)的證據(jù)，但部分證據(jù)屬于對(duì)行政程序中提交證據(jù)的補(bǔ)強(qiáng)，依法應(yīng)予考慮，一審法院對(duì)漢方堂公司在一審程序中新提交的補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)不予??納錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正。遂判決撤銷(xiāo)一審判決及被訴決定。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院?010年9月6日通知駁回其再審申請(qǐng)。
最高人民法院審查認(rèn)為：根據(jù)《最高人民法院關(guān)于行政訴訟證據(jù)若干問(wèn)題的規(guī)定》第二條“原告或者第三人提出其在行政程序中沒(méi)有提出的反駁理由或者證據(jù)的，經(jīng)人民法院準(zhǔn)許，被告可以在第一審程序中補(bǔ)充相應(yīng)的證據(jù)”的規(guī)定，原告可以提出其在行政程序中沒(méi)有提出的反駁理由或者證據(jù)。該司法解釋第五十九條規(guī)定了“被告在行政程序中依照法定程序要求原告提供證據(jù)，原告依法應(yīng)當(dāng)提供而拒不提供，在訴訟程序中提供的證據(jù)，人民法院一般不予采納”。根據(jù)該條的規(guī)定，人民法院對(duì)提交的新證據(jù)不予采納的限定條件是原告依法應(yīng)當(dāng)提供而拒不提供，不提供的后果是人民法院一般不予??納，并非一概不予采納。本案中，二審法院考慮復(fù)審商標(biāo)本身權(quán)利狀況發(fā)生多次改變，證據(jù)收集本身存在一定的障礙等因素，認(rèn)定漢方堂公司不存在行政程序中拒不提供證據(jù)的情形，并同時(shí)考慮行政訴訟救濟(jì)價(jià)值，對(duì)于當(dāng)事人無(wú)不當(dāng)理由而未能在行政程序中提供有效證明自己主張的證據(jù)，應(yīng)予以充分考慮，并無(wú)不當(dāng)。
39.互聯(lián)網(wǎng)下載圖片證據(jù)的認(rèn)定和舉證責(zé)任的分配
在申請(qǐng)?jiān)賹徣巳A蓋創(chuàng)意（北京）圖像技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)華蓋公司）與被申請(qǐng)人中國(guó)外運(yùn)重慶有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)重慶外運(yùn)公司）侵犯著作權(quán)糾紛案〔（2010）民提字第199號(hào)〕中，最高人民法院再審采信了華蓋公司提供的旨在證明涉案作品權(quán)屬的互聯(lián)網(wǎng)下載圖片等證據(jù)，根據(jù)該下載圖片上的署名，結(jié)合重慶外運(yùn)公司未提交相反證據(jù)的事實(shí)等具體情況認(rèn)定下載圖片的署名人為作者；并以重慶外運(yùn)公司未提交證據(jù)證明其對(duì)涉案作品的使用有合法依據(jù)為由，推定涉案作品在重慶外運(yùn)公司使用之前已經(jīng)公開(kāi)發(fā)表，即認(rèn)定了重慶外運(yùn)公司已實(shí)際接觸涉案作品的事實(shí)。
本案的基本案情是：華蓋公司是美國(guó)Getty Images， Inc（以下簡(jiǎn)稱(chēng)Getty 公司）在中國(guó)的授權(quán)代表。Getty公司授權(quán)華蓋公司在中國(guó)境內(nèi)展示、銷(xiāo)售和許可他人使用其擁有著作權(quán)的圖像資料，并以其自身名義在中國(guó)境內(nèi)就任何第三方對(duì)Getty公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的侵犯和未經(jīng)授權(quán)使用Getty公司擁有著作權(quán)的圖像的行為采取任何形式的法律行為。華蓋公司提起訴訟稱(chēng)，重慶外運(yùn)公司未經(jīng)授權(quán)在其2006年制作的企業(yè)宣傳畫(huà)冊(cè)中使用了 Getty公司享有著作權(quán)的一張圖片（以下簡(jiǎn)稱(chēng)涉案圖片），請(qǐng)求判令重慶外運(yùn)公司停止使用涉案圖片、賠償其經(jīng)濟(jì)損失，并提交了2009年3月23日在Getty公司互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站公證取證的涉案圖片等作為證據(jù)。重慶外運(yùn)公司以該宣傳畫(huà)冊(cè)系其委托廣告公司制作，故不構(gòu)成侵權(quán)為由提出抗辯。重慶市第一中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，華蓋公司提交的公證書(shū)僅能證明Getty公司在公證時(shí)享有涉案圖片的著作權(quán)，但未能證明Getty公司在涉案宣傳畫(huà)冊(cè)形成之前就擁有涉案圖片的著作權(quán)，遂判決駁回了華蓋公司的訴訟請(qǐng)求。華蓋公司提起上訴，并提交了涉案圖片上傳時(shí)間的公證書(shū)等新證據(jù)。重慶市高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，公證書(shū)所記載的圖片上傳時(shí)間來(lái)源于華蓋公司自有的網(wǎng)站管理后臺(tái)，該公司有能力對(duì)其進(jìn)行修改，不應(yīng)予以采信；現(xiàn)有證據(jù)不能確定涉案圖片的上傳時(shí)間，華蓋公司未能證明Getty公司在宣傳畫(huà)冊(cè)形成之前就擁有涉案圖片的著作權(quán)，遂判決駁回上訴，維持一審判決。華蓋公司不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院提審本案后?010年12月16日作出再審判決，撤銷(xiāo)一、二審判決，并判令重慶外運(yùn)公司停止使用涉案圖片并賠償華蓋公司經(jīng)濟(jì)損失。
最高人民法院再審認(rèn)為：本案中，Getty公司雖未參加訴訟，但其是否享有涉案圖片的著作權(quán)，直接關(guān)系其對(duì)華蓋公司的授權(quán)行為是否存在瑕疵，以及對(duì)華蓋公司的主張能否予以支持的問(wèn)題，故應(yīng)對(duì)此進(jìn)行必要的審查，并結(jié)合雙方當(dāng)事人提供的證據(jù)綜合分析判斷。首先，Getty公司系美國(guó)知名的專(zhuān)業(yè)圖片提供商，涉案圖片上有“Getty Images”的水印，即Getty公司的署名，并標(biāo)注了“本網(wǎng)站所有圖片均由Getty公司授權(quán)發(fā)布，侵權(quán)必究”等字樣，根據(jù)著作權(quán)法的規(guī)定，無(wú)相反證明，應(yīng)認(rèn)定在作品上的署名者為作者，并享有著作權(quán)。本案中，Getty公司出具的授權(quán)書(shū)已經(jīng)美國(guó)公證機(jī)構(gòu)公證，及我國(guó)駐美國(guó)舊金山總領(lǐng)事館認(rèn)證，對(duì)此證據(jù)效力應(yīng)予采信。依據(jù)該授權(quán)書(shū)，華蓋公司作為Getty公司在中國(guó)的授權(quán)代表，有權(quán)在中國(guó)境內(nèi)展示、銷(xiāo)售和許可他人使用Getty公司擁有著作權(quán)的圖片，并有權(quán)在中國(guó)境內(nèi)以華蓋公司名義就任何侵權(quán)行為提起訴訟。其次，關(guān)于涉案圖片何時(shí)公開(kāi)發(fā)表的問(wèn)題。鑒于本案中重慶外運(yùn)公司使用的涉案圖片與Getty公司享有著作權(quán)的圖片完全相同，但重慶外運(yùn)公司既未提交證據(jù)證明涉案圖片的著作權(quán)不屬于Getty公司，亦未能證明其對(duì)涉案作品的使用有合法依據(jù)，據(jù)此，可以推定涉案圖片在重慶外運(yùn)公司2006年使用之前已經(jīng)公開(kāi)發(fā)表，至于涉案圖片發(fā)表的具體時(shí)間已不重要。一審法院將華蓋公司2009年3月23日申請(qǐng)公證機(jī)構(gòu)公證的時(shí)間，作為 Getty公司享有著作權(quán)的時(shí)間，缺乏法律依據(jù)。二審法院以“現(xiàn)有證據(jù)不能證明Getty公司在2006年前對(duì)涉案圖片享有著作權(quán)”為由，認(rèn)定華蓋公司不能依據(jù)Getty公司的授權(quán)，享有相關(guān)著作權(quán)及提起本案訴訟的權(quán)利，亦法律依據(jù)不足。根據(jù)華蓋公司在一審、二審及申請(qǐng)?jiān)賹忂^(guò)程中提供的相關(guān)證據(jù)，可以認(rèn)定華蓋公司已經(jīng)取得Getty公司合法授權(quán)，其據(jù)此主張權(quán)利，依法應(yīng)予支持。重慶外運(yùn)公司未經(jīng)許可，擅自使用涉案圖片，并用于企業(yè)宣傳推廣，侵犯了華蓋公司依法享有的復(fù)制權(quán)和發(fā)行權(quán)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵害、賠償損失的民事責(zé)任。重慶外運(yùn)公司以其只是企業(yè)宣傳冊(cè)的使用者，不是制作者，沒(méi)有侵權(quán)的故意，不構(gòu)成侵權(quán)抗辯的理由不能成立。對(duì)于企業(yè)宣傳畫(huà)冊(cè)制作者的責(zé)任，重慶外運(yùn)公司可以依據(jù)其與該制作者簽訂的合同，另案解決。
40.新產(chǎn)品制造方法專(zhuān)利侵權(quán)糾紛中舉證責(zé)任的分配及“新產(chǎn)品”的認(rèn)定
在前述歐意公司再審案中，最高人民法院認(rèn)為，專(zhuān)利法第五十七條第二款規(guī)定，“專(zhuān)利侵權(quán)糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專(zhuān)利的，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)提供其產(chǎn)品制造方法不同于專(zhuān)利方法的證明?！备鶕?jù)該規(guī)定，在此類(lèi)專(zhuān)利侵權(quán)糾紛中，由被訴侵權(quán)人承擔(dān)證明其產(chǎn)品制造方法不同于專(zhuān)利方法的舉證責(zé)任，需滿(mǎn)足一定的前提條件，即權(quán)利人能夠證明依照專(zhuān)利方法制造的產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品，并且被訴侵權(quán)人制造的產(chǎn)品與依照專(zhuān)利方法制造的產(chǎn)品屬于同樣的產(chǎn)品；在認(rèn)定一項(xiàng)方法專(zhuān)利是否屬于新產(chǎn)品制造方法專(zhuān)利時(shí)，應(yīng)當(dāng)以依照該專(zhuān)利方法直接獲得的產(chǎn)品為依據(jù)；所謂“依照專(zhuān)利方法直接獲得的產(chǎn)品”，是指使用專(zhuān)利方法獲得的原始產(chǎn)品，而不包括對(duì)該原始產(chǎn)品作進(jìn)一步處理后獲得的后續(xù)產(chǎn)品。
本案的相關(guān)案情是：吉林省長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上只有原告生產(chǎn)的苯磺酸左旋氨氯地平及其片劑，以及歐意公司生產(chǎn)的馬來(lái)酸左旋氨氯地平及其片劑，而原告產(chǎn)品的上市時(shí)間早于歐意公司產(chǎn)品。原告的左旋氨氯地平產(chǎn)品于2001年5月被原國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)認(rèn)定為2001年度國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品，2001年6月被原國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)評(píng)為“九五”國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)秀項(xiàng)目獎(jiǎng)，被告雖然認(rèn)為原告的產(chǎn)品不是新產(chǎn)品，但是未提供充分的證據(jù)反駁。因此，涉案專(zhuān)利應(yīng)為新產(chǎn)品的制造方法專(zhuān)利。中奇公司、華盛公司、歐意公司未能證明其產(chǎn)品制造方法不同于涉案專(zhuān)利方法，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。吉林省高級(jí)人民法院二審對(duì)中奇公司等關(guān)于涉案專(zhuān)利不屬于新產(chǎn)品制造方法專(zhuān)利的主張不予支持，維持了一審判決。歐意公司不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院在再審中明確了原告在涉及新產(chǎn)品制造方法專(zhuān)利的侵權(quán)糾紛中的舉證責(zé)任和新產(chǎn)品的認(rèn)定問(wèn)題，判決駁回了張喜田的訴訟請(qǐng)求。
最高人民法院再審認(rèn)為：依照涉案專(zhuān)利方法直接獲得的產(chǎn)品是“結(jié)合一個(gè)DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸鹽”，或“結(jié)合一個(gè)DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸鹽”，其中前者即為制造左旋氨氯地平的中間產(chǎn)物，而非左旋氨氯地平本身；而后者即為制造右旋氨氯地平的中間產(chǎn)物，亦非右旋氨氯地平本身。由于在涉案專(zhuān)利的申請(qǐng)日之前，上述中間產(chǎn)物并未為國(guó)內(nèi)外公眾所知悉，可以認(rèn)定依照涉案專(zhuān)利方法直接獲得的產(chǎn)品是新產(chǎn)品，涉案專(zhuān)利屬于新產(chǎn)品制造方法專(zhuān)利。雖然涉案專(zhuān)利是一項(xiàng)新產(chǎn)品制造方法專(zhuān)利，但要由被訴侵權(quán)人中奇公司、華盛公司、歐意公司承擔(dān)證明其產(chǎn)品制造方法不同于專(zhuān)利方法的舉證責(zé)任，還須由權(quán)利人張喜田證明被訴侵權(quán)人制造的產(chǎn)品與依照專(zhuān)利方法直接獲得的產(chǎn)品屬于同樣的產(chǎn)品。張喜田提供的證據(jù)雖然能夠證明華盛公司、歐意公司制造了馬來(lái)酸左旋氨氯地平及其片劑，并且馬來(lái)酸左旋氨氯地平的制造須以左旋氨氯地平為原料，但張喜田并沒(méi)有提供證據(jù)證明華盛公司、歐意公司在制造馬來(lái)酸左旋氨氯地平及其片劑時(shí)，也制造了“結(jié)合一個(gè)DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸鹽”中間產(chǎn)物，因此，張喜田提供的證據(jù)并不足以證明華盛公司、歐意公司制造的產(chǎn)品與依照涉案專(zhuān)利方法直接獲得的產(chǎn)品屬于同樣的產(chǎn)品，本案不應(yīng)由華盛公司、歐意公司承擔(dān)證明其產(chǎn)品制造方法不同于專(zhuān)利方法的舉證責(zé)任。
41.藥品制備方法發(fā)明專(zhuān)利侵權(quán)糾紛中舉證責(zé)任的分配和被訴侵權(quán)技術(shù)方案的查明
在上訴人（美國(guó)）伊萊利利公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)伊萊利利公司）與被上訴人江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)豪森公司）侵犯發(fā)明專(zhuān)利權(quán)糾紛案〔（2009）民三終字第6號(hào)〕中，最高人民法院強(qiáng)調(diào)了被訴侵權(quán)人對(duì)于新產(chǎn)品的制造方法承擔(dān)倒置舉證責(zé)任的條件，并在查明相關(guān)技術(shù)事實(shí)的情況下，認(rèn)定被訴侵權(quán)藥品制備方法的相關(guān)技術(shù)內(nèi)容應(yīng)由專(zhuān)利權(quán)人承擔(dān)舉證責(zé)任。此外，最高人民法院根據(jù)化學(xué)理論基本知識(shí)、專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)和雜志發(fā)表論文披露的技術(shù)內(nèi)容、被訴侵權(quán)人補(bǔ)充的確證實(shí)驗(yàn)的結(jié)論等證據(jù)，認(rèn)定鑒定結(jié)論關(guān)于被訴侵權(quán)技術(shù)方案中相關(guān)技術(shù)內(nèi)容的推定具有事實(shí)基礎(chǔ)，原審法院采信鑒定結(jié)論并無(wú)不當(dāng)。
本案的基本案情是：伊萊利利公司向江蘇省高級(jí)人民法院提起本案訴訟稱(chēng)，其擁有抗癌藥品吉西他濱及吉西他濱鹽酸鹽的三項(xiàng)中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利權(quán)。豪森公司未經(jīng)許可使用涉案專(zhuān)利方法制備了吉西他濱和吉西他濱鹽酸鹽并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行了促銷(xiāo)，構(gòu)成侵權(quán)。一審法院查明，伊萊利利公司的三項(xiàng)專(zhuān)利構(gòu)成生產(chǎn)制備吉西他濱鹽酸鹽和吉西他濱的完整技術(shù)方案，專(zhuān)利一是“立體選擇性糖基化方法”的方法發(fā)明專(zhuān)利，已經(jīng)被宣告全部無(wú)效。專(zhuān)利二是“提純和分離2’-脫氧-2，2’二氟核苷的方法”的方法發(fā)明專(zhuān)利。該專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)記載，“在含水酸中加入稀釋的反應(yīng)混合物而產(chǎn)生的酸性混合物，最好在適度攪拌下保持一段時(shí)間。在此保持期所發(fā)生的物理變化是過(guò)量的R"（被保護(hù)的或未被保護(hù)的胞嘧啶）溶于含水酸層中，而所需的β-核苷沉淀出來(lái)。這種沉淀是有選擇性的，而不需要的α核苷則大部分留在有機(jī)層中”。專(zhuān)利三是“1-（2’-脫氧-2’，2’-二氟-D-呋喃核糖基）-4-氨基嘧啶-2-酮鹽酸鹽的制備方法”的方法發(fā)明專(zhuān)利。2001年5月18日，國(guó)家藥品監(jiān)督管理局向豪森公司核發(fā)了注射用鹽酸吉西他濱新藥證書(shū)及生產(chǎn)批件，申報(bào)的生產(chǎn)工藝名稱(chēng)為中試工藝。豪森公司涉案藥品的申報(bào)材料中記載了各步反應(yīng)的具體條件、裝置、原料、溫度以及時(shí)間和操作方法等，但對(duì)三次中試實(shí)驗(yàn)第八步反應(yīng)產(chǎn)物即第九步反應(yīng)起始物甲磺酸酯10α/10β的比例沒(méi)有記載，第九步反應(yīng)產(chǎn)物11α/11β記載為1.15:1，為α異頭物富集的核苷。一審法院委托對(duì)豪森公司的研制方法（即中試工藝）與伊萊利利公司三項(xiàng)專(zhuān)利所記載的方法是否相同進(jìn)行了鑒定。鑒定結(jié)論為：專(zhuān)利二所提純和分離的混合物是富含β異頭物的核苷，根據(jù)豪森公司工藝步驟，經(jīng)過(guò)打漿過(guò)濾等程序，得到的α、β之比為1.15:1，為α富集，在處理前的混合物也應(yīng)為α富集。因此，兩方法所處理的關(guān)鍵混合物不同，兩方案不同。一審法院關(guān)于鑒定結(jié)論的技術(shù)異議認(rèn)為，雖然豪森公司的11α/11β中的α:β為1.15：1是在經(jīng)過(guò)分離提純后的核苷之比，而非SN2反應(yīng)產(chǎn)物的直接比例。但從分離純化過(guò)程來(lái)看，兩者方法一致，豪森公司的11α/11β中的α:β為1.15：1是在經(jīng)過(guò)分離提純后的核苷之比，結(jié)合專(zhuān)利二說(shuō)明書(shū)的相關(guān)表述內(nèi)容可知，在分離純化過(guò)程中，α核苷大多是被留在了溶液中而未能被提純。在α核苷有更多損失的情況下，提純所得的產(chǎn)物比仍然是α核苷富集，這說(shuō)明在提純前α核苷所占的比例應(yīng)更大，豪森公司相關(guān)工藝步驟針對(duì)的是α異頭物核苷富集的混合物，分離純化不會(huì)產(chǎn)生相反的比例。因此，一審法院對(duì)技術(shù)鑒定報(bào)告關(guān)于被訴侵權(quán)技術(shù)與專(zhuān)利二不相同的技術(shù)比對(duì)結(jié)論予以了采信，并判決駁回伊萊利利公司的訴訟請(qǐng)求。伊萊利利公司上訴稱(chēng)，豪森公司應(yīng)當(dāng)依法記錄關(guān)鍵步驟甲磺酸酯(10α/10β)的α、β比例，該比例是判斷被訴侵權(quán)方法是否落入專(zhuān)利二、專(zhuān)利三保護(hù)范圍的關(guān)鍵據(jù)，鑒于豪森公司始終拒絕履行其舉證責(zé)任，一審法院應(yīng)當(dāng)依法推定，一旦豪森公司披露該證據(jù)，將產(chǎn)生對(duì)豪森公司不利的后果。豪森公司有意拒絕提供其制備吉西他濱鹽酸鹽的真實(shí)方法及10α/10β的α、β比例等真實(shí)數(shù)據(jù)，一審法院以所謂“推定”取代豪森公司的舉證責(zé)任，得出不構(gòu)成侵權(quán)的結(jié)論是錯(cuò)誤的。豪森公司答辯稱(chēng)，10α/10β的比例不是判斷被訴侵權(quán)方法侵犯專(zhuān)利二和專(zhuān)利三的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，因?yàn)橹挥性谂袛鄬?zhuān)利一的保護(hù)范圍時(shí)才需要該比例，專(zhuān)利一被全部宣告無(wú)效，不再需要審理該比例。而且，該比例應(yīng)當(dāng)由伊萊利利公司承擔(dān)舉證責(zé)任。最高人民法院二審查明，1.專(zhuān)利三說(shuō)明書(shū)在背景技術(shù)中記載，1-(2’-脫氧-2’，2’-二氟-D-呋喃核糖基)-4-氨基嘧啶-2-酮鹽酸鹽（亦稱(chēng)為2’-脫氧-2’，2’-二氟胞苷鹽酸鹽或吉西他濱鹽酸鹽）是本領(lǐng)域中已知的一系列2’-脫氧-2’，2’-二氟核苷之一，在美國(guó)專(zhuān)利4526988和4808614中已公開(kāi)并教導(dǎo)了這些化合物有抗病毒活性。歐洲專(zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)184365稱(chēng)這些相同的二氟核苷劑有溶瘤細(xì)胞活性，吉西他濱鹽酸正在進(jìn)行臨床評(píng)價(jià)以決定它用作治療各種癌癥，例如胰腺癌的效果。吉西他濱的合成是一個(gè)多步方法。本發(fā)明提供一個(gè)更經(jīng)濟(jì)和效率更高的制備吉西他濱鹽酸鹽的方法。2.豪森公司在一審中提交了包括其補(bǔ)充的確證實(shí)驗(yàn)在內(nèi)的三份材料，申請(qǐng)法院在作鑒定中予以使用。補(bǔ)充材料一、二記載的實(shí)驗(yàn)結(jié)論為，中試工藝第九步反應(yīng)原料是β富含物（α/β為1:1.05），產(chǎn)物是α富含物（α/β為1.12:1）。補(bǔ)充材料三記載，中試工藝共三種方法，均是在研制過(guò)程中使用過(guò)的工藝，1999年向國(guó)家SDA申報(bào)時(shí)選擇了工藝一。3.二審?fù)徶?，雙方當(dāng)事人確認(rèn)，吉西他濱鹽酸鹽的制備方法不是只有本案專(zhuān)利方法一種，可以用β異頭物富集的核苷以外的其他物質(zhì)制備吉西他濱鹽酸鹽。4.根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)雜志發(fā)表的《鹽酸吉西他濱的合成》一文記載的內(nèi)容，3α/3β、4α/4β與豪森公司中試工藝的第八步、第九步在反應(yīng)條件、技術(shù)參數(shù)上基本一致。文章中的數(shù)據(jù)顯示，相當(dāng)于10α/10β的步驟的3α/3β是1:1.01，β富集的糖，4α/4β比例大致為1.2:1，1.28:1，1.31:1。最高人民法院于2010年12月3日判決駁回上訴，維持原判。
最高人民法院二審認(rèn)為：1.本案鑒定結(jié)論是在推定的基礎(chǔ)上作出的，這種推定具有事實(shí)基礎(chǔ)，原審判決采信鑒定結(jié)論并無(wú)不當(dāng)。理由為：（1）同樣的產(chǎn)物可以由不同的反應(yīng)物通過(guò)不同的方法制得，但在反應(yīng)條件和目標(biāo)物及工藝路線(xiàn)確定時(shí)，推斷另一個(gè)反應(yīng)物是有可能的；（2）豪森公司中試工藝中的11α/11β的比例是1.15:1，是經(jīng)過(guò)分離純化后的比例。由于豪森公司和伊萊利利公司采用的分離純化的方法是一樣的，結(jié)合專(zhuān)利二說(shuō)明書(shū)記載的當(dāng)用無(wú)機(jī)酸處理反應(yīng)混合物時(shí)會(huì)減少α核苷的含量而增加β核苷的相對(duì)含量的內(nèi)容，在工藝步驟分離純化過(guò)程中，α核苷大多是留在溶液中而沒(méi)有被提純出來(lái)，在α核苷存在更多的損失的情況下，豪森公司提純出來(lái)的產(chǎn)物應(yīng)當(dāng)是α富集，純化前的混合物中α異頭物富集的程度相對(duì)更高。而且伊萊利利公司也未提交證據(jù)證明分離純化會(huì)使α/β的構(gòu)型發(fā)生變化；（3）《鹽酸吉西他濱的合成》一文中的相關(guān)數(shù)據(jù)在容忍的誤差范圍內(nèi)印證了鑒定報(bào)告推論的正確。此外，豪森公司在一審提交的補(bǔ)充材料一、二的數(shù)據(jù)也補(bǔ)強(qiáng)了其中試工藝第九步反應(yīng)原料是β富含的糖，產(chǎn)物是α富含的核苷。2.關(guān)于豪森公司第九步反應(yīng)的起始物甲磺酸酯10α/10β的比例是否應(yīng)當(dāng)由豪森公司負(fù)舉證責(zé)任。一審法院已經(jīng)從江蘇省藥品監(jiān)督管理局調(diào)取了豪森公司的相關(guān)申報(bào)材料，經(jīng)與國(guó)家藥品監(jiān)督管理局的報(bào)批資料核對(duì)，兩者的生產(chǎn)工藝名稱(chēng)、內(nèi)容一致。豪森公司亦提供了相關(guān)的生產(chǎn)批件及對(duì)應(yīng)的申報(bào)材料、生產(chǎn)工藝、補(bǔ)充材料等。比對(duì)的結(jié)果是不落入專(zhuān)利二、專(zhuān)利三的保護(hù)范圍，故不能認(rèn)為豪森公司沒(méi)有提供其制備吉西他濱鹽酸鹽的方法。況且，根據(jù)專(zhuān)利法的規(guī)定，被訴侵權(quán)人對(duì)新產(chǎn)品的制造方法承擔(dān)倒置舉證責(zé)任是有條件的，即專(zhuān)利權(quán)人首先應(yīng)當(dāng)證明被訴侵權(quán)方法所生產(chǎn)的產(chǎn)品與涉案專(zhuān)利方法所生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于相同的產(chǎn)品；同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)證明依據(jù)專(zhuān)利方法直接獲得的產(chǎn)品是新產(chǎn)品。本案專(zhuān)利一的關(guān)鍵是合成反應(yīng)物，β異頭物富集的核苷是專(zhuān)利一直接獲得的產(chǎn)品。專(zhuān)利二是對(duì)專(zhuān)利一得到的反應(yīng)物進(jìn)行純化反應(yīng)。專(zhuān)利三是對(duì)專(zhuān)利二所得到的純化物進(jìn)行脫保護(hù)的方法。伊萊利利公司起訴時(shí)提交了豪森公司生產(chǎn)的鹽酸吉西他濱藥品，但并沒(méi)有證明豪森公司實(shí)際生產(chǎn)了β異頭物富集的核苷，而且，在二審中雙方均認(rèn)可，并非只有β異頭物富集的核苷可以制備得到鹽酸吉西他濱，鹽酸吉西他濱可以用β異頭物富集的核苷以外的其他物質(zhì)制備。因此，即使根據(jù)《中華人民共和國(guó)專(zhuān)利法》（1992修正）第六十條第二款的規(guī)定，對(duì)合成步驟的舉證責(zé)任也應(yīng)當(dāng)由伊萊利利公司負(fù)擔(dān)，而不應(yīng)當(dāng)?shù)怪糜珊郎境袚?dān)。伊萊利利公司上訴主張豪森公司應(yīng)當(dāng)舉證證明甲磺酸酯10α/10β的比例的理由，不予支持。
42.專(zhuān)利侵權(quán)糾紛中被訴侵權(quán)技術(shù)方案的查明
在前述萬(wàn)高公司再審案中，最高人民法院認(rèn)為，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，能夠查明被訴侵權(quán)產(chǎn)品的完整生產(chǎn)工藝，無(wú)需根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)規(guī)則的若干規(guī)定》第七十五條的規(guī)定，以生產(chǎn)工藝不完整為由推定被訴侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝與專(zhuān)利等同；即使認(rèn)為被訴侵權(quán)人沒(méi)有按照現(xiàn)有證據(jù)載明的生產(chǎn)工藝生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品，也應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行證據(jù)保全，譬如現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、查封扣押生產(chǎn)記錄等，而不是簡(jiǎn)單地進(jìn)行推定。
本案的相關(guān)案情是：優(yōu)他公司是名稱(chēng)為“藏藥獨(dú)一味軟膠囊制劑及其制備方法”的發(fā)明專(zhuān)利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)涉案專(zhuān)利）的專(zhuān)利權(quán)人。涉案專(zhuān)利權(quán)利要求1中關(guān)于獨(dú)一味提取物的提取方法為：Β1、取獨(dú)一味藥材，粉碎成最粗粉；Β2、加水煎煮二次，第一次加10～30倍量的水，煎煮1～2小時(shí)，第二次加10～20倍量水，煎煮0.5～1.5小時(shí)；Β3、合并藥液，濾過(guò)，濾液濃縮成稠膏；Β4、減壓干燥，粉碎成細(xì)粉，過(guò)200目篩，備用。2007年2月7日，優(yōu)他公司向四川省成都市中級(jí)人民法院提起訴訟稱(chēng)，萬(wàn)高公司使用涉案專(zhuān)利制造和銷(xiāo)售、科倫公司銷(xiāo)售“獨(dú)一味軟膠囊”，侵犯了涉案專(zhuān)利權(quán)。一審法院根據(jù)優(yōu)他公司的申請(qǐng)向國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家藥監(jiān)局）調(diào)取了“獨(dú)一味軟膠囊”生產(chǎn)工藝的研究資料，載明被訴侵權(quán)產(chǎn)品中獨(dú)一味提取物的提取方法為：bl、取獨(dú)一味藥材1000g，粉碎；b2、加10倍量水煎煮3次，每次1小時(shí)；b3、合并煎液，濾過(guò)，濾液濃縮成相對(duì)密度為1.30的清膏；b4、在80℃以下干燥，研成細(xì)粉備用。對(duì)于涉案專(zhuān)利B4與被訴侵權(quán)產(chǎn)品中b4的對(duì)比，一審法院認(rèn)為，b4干燥后要求研成的細(xì)粉，應(yīng)當(dāng)是一個(gè)能滿(mǎn)足軟膠囊制劑要求的各種顆粒大小粉末的上位概念，并且包括了Β4提出的過(guò)200目篩的細(xì)粉。由于b4僅有研成細(xì)粉的要求，其顆粒的均勻性效果上將不及Β4提出的過(guò)200目篩的細(xì)粉，而Β4中的過(guò)篩環(huán)節(jié)對(duì)最終細(xì)粉的粒度進(jìn)行了質(zhì)量控制，均一性效果更優(yōu)，二者的細(xì)粉粒度不會(huì)存在本質(zhì)上效果的不同。四川省成都市中級(jí)人民法院一審認(rèn)定成侵權(quán)。四川省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，本案中涉案專(zhuān)利權(quán)利要求雖然是產(chǎn)品權(quán)利要求，但其中包含生產(chǎn)方法的技術(shù)特征，而對(duì)于藥品生產(chǎn)企業(yè)而言，此類(lèi)生產(chǎn)方法一般均處于他人難以獲取的保密狀態(tài)，因此，優(yōu)他公司才在一審程序中申請(qǐng)法院從國(guó)家藥監(jiān)局調(diào)取了“獨(dú)一味軟膠囊”生產(chǎn)工藝的研究資料。由于上述證據(jù)中對(duì)于萬(wàn)高公司“獨(dú)一味軟膠囊”生產(chǎn)工藝的記載并不完整，沒(méi)有明確記載其中的具體干燥和過(guò)篩方法，優(yōu)他公司主張萬(wàn)高公司的技術(shù)方案侵犯其發(fā)明專(zhuān)利權(quán)，并在一、二審程序中多次要求萬(wàn)高公司提供其產(chǎn)品批生產(chǎn)記錄及GMP申報(bào)材料等記載產(chǎn)品詳細(xì)生產(chǎn)過(guò)程的資料，否則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)對(duì)其不利的法律責(zé)任。萬(wàn)高公司在舉證期限內(nèi)未提供上述證據(jù)以證明其在干燥和過(guò)篩程序中與涉案專(zhuān)利方案不同，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第七十五條的規(guī)定，推定被訴侵權(quán)產(chǎn)品b4與涉案專(zhuān)利Β4屬于等同特征。萬(wàn)高公司不服，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院提審本案后查明，根?jù)《中華人民共和國(guó)藥典》（2000年版，一部）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《藥典》）記載，細(xì)粉指能全部通過(guò)五號(hào)篩即80目篩，但含有能通過(guò)六號(hào)篩（即100目篩）不少于95%的粉末。萬(wàn)高公司在申請(qǐng)?jiān)賹彆r(shí)提交了三份批生產(chǎn)記錄，其記載的工藝過(guò)程包含了粉碎過(guò)80目篩的內(nèi)容，并無(wú)過(guò)200目篩的步驟。
最高人民法院再審認(rèn)為：本案中，一、二審法院均認(rèn)定萬(wàn)高公司生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品所使用的技術(shù)方案即為優(yōu)他公司申請(qǐng)向國(guó)家藥監(jiān)局調(diào)取的“獨(dú)一味軟膠囊”生產(chǎn)工藝的研究資料所載明的技術(shù)方案，可以以該技術(shù)方案的特征與涉案專(zhuān)利權(quán)利要求1記載的相應(yīng)技術(shù)特征進(jìn)行比較。從該技術(shù)方案的內(nèi)容看，對(duì)于獨(dú)一味清膏干燥后研磨細(xì)度的要求，只有“研成細(xì)粉備用”的技術(shù)特征，沒(méi)有“過(guò)200目篩”的技術(shù)特征，而根據(jù)《藥典》的規(guī)定，“研成細(xì)粉”是指過(guò)80目篩的細(xì)粉，萬(wàn)高公司提交的批生產(chǎn)記錄也進(jìn)一步佐證該生產(chǎn)工藝在過(guò)80目篩后并無(wú)過(guò)200目篩的工藝步驟?？梢?jiàn)該項(xiàng)工藝是完整的。雖然優(yōu)他公司認(rèn)為萬(wàn)高公司實(shí)際使用的方法是過(guò)200目篩，但并沒(méi)有提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明，應(yīng)認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品缺少涉案專(zhuān)利權(quán)利要求1記載的“過(guò)200目篩”的技術(shù)特征。原審判決以調(diào)取的生產(chǎn)工藝不完整為由，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)規(guī)則的若干規(guī)定》第七十五條的規(guī)定，簡(jiǎn)單推定“研成細(xì)粉”與“粉碎成細(xì)粉，過(guò)200目篩”等同，顯然不妥。人民法院認(rèn)定案件事實(shí)，應(yīng)當(dāng)首先根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)進(jìn)行。就本案來(lái)說(shuō)，已經(jīng)有一審法院調(diào)取的被訴侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝方法、萬(wàn)高公司提交的《藥典》以及優(yōu)他公司提交的涉案專(zhuān)利權(quán)利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)等現(xiàn)有證據(jù)，根據(jù)這些證據(jù)記載的內(nèi)容，完全可以認(rèn)定調(diào)取的生產(chǎn)工藝中記載的“研成細(xì)粉備用”，是指過(guò)80目篩的細(xì)粉，而不是過(guò)200目篩的細(xì)粉，其工藝是完整的，根本不需要再根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)規(guī)則的若干規(guī)定》第七十五條的規(guī)定進(jìn)行推定。退一步說(shuō)，如果認(rèn)為萬(wàn)高公司沒(méi)有按照藥品標(biāo)準(zhǔn)載明的生產(chǎn)工藝生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品，也應(yīng)當(dāng)根據(jù)民事訴訟法和專(zhuān)利法有關(guān)證據(jù)保全的規(guī)定，依法進(jìn)行證據(jù)保全，譬如現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、查封扣押生產(chǎn)記錄等，而不是簡(jiǎn)單地根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)規(guī)則的若干規(guī)定》第七十五條的規(guī)定進(jìn)行推定。
43.新產(chǎn)品制造方法專(zhuān)利侵權(quán)糾紛中被訴侵權(quán)人實(shí)施自有方法抗辯的審查
在前述歐意公司再審案中，在鑒定機(jī)構(gòu)依照被訴侵權(quán)人主張的自有方法無(wú)法制得被訴侵權(quán)產(chǎn)品，被訴侵權(quán)人主張其實(shí)施自有方法存在一定的技巧和訣竅的情況下，最高人民法院根據(jù)各方當(dāng)事人的請(qǐng)求，對(duì)被訴侵權(quán)人歐意公司制造相關(guān)產(chǎn)品的方法進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)，由被訴侵權(quán)人歐意公司進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證，試驗(yàn)結(jié)果與其他證據(jù)相互印證，證明歐意公司依照自有方法能夠制得被訴侵權(quán)產(chǎn)品，故最高人民法院支持了被訴侵權(quán)人實(shí)施自有方法的抗辯主張。
本案的相關(guān)案情是：中奇公司、華盛公司、歐意公司在一審中提交了專(zhuān)利號(hào)為200310119335.7的發(fā)明專(zhuān)利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)335專(zhuān)利）申請(qǐng)公開(kāi)說(shuō)明書(shū)以及相關(guān)證據(jù)，用以證明其制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品的方法與涉案專(zhuān)利方法不同。吉林省長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院一審查明，涉案專(zhuān)利公開(kāi)了制造左旋氨氯地平的方法，由左旋氨氯地平可進(jìn)一步制得馬來(lái)酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平等下游產(chǎn)品。經(jīng)委托法源司法科學(xué)證據(jù)鑒定中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)法源中心）進(jìn)行鑒定，法源中心出具檢驗(yàn)報(bào)告認(rèn)為依照335專(zhuān)利方法不能達(dá)到拆分氨氯地平的目的。一、二審法院據(jù)此認(rèn)為中奇公司、華盛公司、歐意公司提供的專(zhuān)利方法不能實(shí)現(xiàn)拆分氨氯地平的目的，中奇公司等應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。為驗(yàn)證依照歐意公司的335專(zhuān)利能否制得左旋氨氯地平，最高人民法院根據(jù)各方當(dāng)事人的請(qǐng)求，對(duì)歐意公司制造左旋氨氯地平的方法進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)，由歐意公司依照335專(zhuān)利中記載的方法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明，歐意公司依照335專(zhuān)利中記載的方法成功制得了左旋氨氯地平。
最高人民法院再審認(rèn)為：歐意公司的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果與其他相關(guān)證據(jù)相互印證，可以證明歐意公司使用自有方法能夠制得左旋氨氯地平，歐意公司關(guān)于依照自有方法制造左旋氨氯地平的抗辯理由成立?，F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果足以證明法源中心出具的檢驗(yàn)報(bào)告的結(jié)論錯(cuò)誤，因此，歐意公司關(guān)于該檢驗(yàn)報(bào)告不能采信的再審理由成立。在進(jìn)行化學(xué)試驗(yàn)時(shí)，操作人員的經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)操作技巧和訣竅的掌握程度均可能對(duì)試驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。例如，在本案中，歐意公司在335專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)的實(shí)施例1中僅以“將所得固體在乙醇中重結(jié)晶”對(duì)重結(jié)晶步驟進(jìn)行了相對(duì)概括的描述，但在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)過(guò)程中，歐意公司的工作人員實(shí)際上對(duì)重結(jié)晶步驟進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致地觀察和操作。因此，雖然法源中心組織的鑒定人員依照335專(zhuān)利無(wú)法制得左旋氨氯地平，但并不足以據(jù)此認(rèn)定歐意公司依照該專(zhuān)利亦無(wú)法制得左旋氨氯地平。原審法院忽視了試驗(yàn)操作人員所掌握的經(jīng)驗(yàn)、技巧以及訣竅對(duì)試驗(yàn)結(jié)果可能帶來(lái)的實(shí)質(zhì)影響，在歐意公司明確提出其在實(shí)施335專(zhuān)利時(shí)還擁有一定的經(jīng)驗(yàn)、技巧和訣竅的情況下，對(duì)于歐意公司要求由其工作人員進(jìn)行試驗(yàn)操作的請(qǐng)求置之不理，輕易采信法源中心的檢驗(yàn)報(bào)告，有所不當(dāng)。
結(jié)語(yǔ)
每年定期發(fā)布知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告，已經(jīng)成為最高人民法院的一項(xiàng)制度化工作。這項(xiàng)工作既是最高人民法院統(tǒng)一法律適用標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)全國(guó)法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作的重要方式，也是推進(jìn)司法公開(kāi)、自覺(jué)接受監(jiān)督、樹(shù)立司法權(quán)威的重大舉措；既是對(duì)最高人民法院當(dāng)年審判經(jīng)驗(yàn)的回顧和總結(jié)，也是為將來(lái)制定司法解釋和司法政策積累資源；既能全面展示知識(shí)產(chǎn)權(quán)法官們的司法智慧，也能充分詮釋知識(shí)產(chǎn)權(quán)法官們?yōu)楣痉ǜ冻龅钠D辛和努力。同時(shí)也需要說(shuō)明，本年度報(bào)告選用的案件體現(xiàn)了最高人民法院在具體的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件中對(duì)法律適用和裁判方法問(wèn)題的認(rèn)識(shí)和探索，而裁判具有較強(qiáng)的個(gè)案色彩，法律適用本身亦是一個(gè)與時(shí)俱進(jìn)的過(guò)程，相關(guān)司法政策也會(huì)隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)科技文化發(fā)展?fàn)顩r而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，對(duì)此有關(guān)方面在參考借鑒本年度報(bào)告的法律適用意見(jiàn)時(shí)應(yīng)充分注意。在知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作方面，最高人民法院仍將根據(jù)形勢(shì)和任務(wù)的要求，深入貫徹國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，依法公正高效審理各類(lèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件，積極回應(yīng)社會(huì)公眾的司法需求，通過(guò)對(duì)個(gè)案糾紛的裁決和化解，更加奮發(fā)有為地為經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供有力的司法保障，從而營(yíng)造有利于創(chuàng)新發(fā)展的社會(huì)氛圍，激發(fā)社會(huì)創(chuàng)造活力，為建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家作出積極努力。